Transferência  de  Tecnologia,  Contratos  e  a  Transferência  em  Instituições  

Públicas  

Pedro  E.  Carvalho  -­‐  Inova  Unicamp    

UM POUCO DO CENÁRIO NACIONAL DE C, T & I

3  

4  Fonte: Pintec 2008 (IBGE, 2010)

Fontes  de  Inovação  utilizadas  por  setor  

5  

Universidades: 10ª fonte de inovação utilizada pela Indústria brasileira

Fonte: Pintec 2008 (IBGE, 2010)

INOVA-­‐  Principais  áreas  de  atuação:  

Gestão da PI Unicamp

Transferência de Tecnologia

Sistema local de Inovação

Incamp/Inovassoft, Polo / IVP

Capacitação e Cooperação de

NITs

 Princípios,  diretrizes  e  base  normativa,  devem  ser  observados  na  UNICAMP  por  todos  os  membros  de  sua  comunidade  (incluindo  visitantes);  

 A  política  alinha  Unicamp  com  o  quadro  legal  nacional  sobre  propriedade  intelectual  e  as  Leis  de  inovação  Federal  e  do  Estado  SP.  

PRINCÍPIOS

DIRETRIZES

GOVERNANÇA

                       Polí&ca  de  P  I  Delib.  CONSU  A-­‐16/2010    

Lei Federal 10.973/2004

Dec. 5563/2005

Lei Estado de São Paulo Dec. Nº 54.690/2009

Política  de  P  I     Contribuir  para  criar  um  ambiente  propício  para  a  

geração  de  novos  conhecimentos  e  sua  transferência  para  a  sociedade,  em  consonância  com  a  missão  da  Universidade  para  criar  e  difundir  conhecimento.  

 Promover  o  uso  de  PI  para  gerar  benefícios  para  a  sociedade,  desenvolvendo  a  relação  entre  a  Universidade  e  as  empresas  e  setores  públicos,  entre  outros;  

 Garantir  uma  remuneração  adequada  Unicamp  e  pesquisadores  na  exploração  de  IP  

PRINCÍPIOS

Titularidade Comercialização Resolução conflictos

DIRETRIZES

Unicamp ou dividida (na proporção dos recursos envolvidos : H$Mat);

SW – livre: decisão dos autores;

Reconhecimento dos recursos genéticos e o acesso aos conhecimentos tradicionais

Cláusulas de PI e confidencialidade nos contratos;

Cessão total somente com aprovação CONSU

Orientada a transformar a criação em inovação

Qualquer forma jurídica

Licenciado: Demostrar capacidade técnica, financeira e de gestão

Ganhos: 1 / 3 – depois dos custos de proteção PI + PCT + TT

Preferencialmente licenças não exclusivas, se reconhece a dificuldade

A respeito dos direitos de PI ou reclamacões: Congregação + Comissões auxiliares (Consultado PG e a INOVA).

A interpretação de questões da política: Recursos “ex ofício” CONSU.

Titularidade  da  PI  

Titularidade  e  exceção  

•  Estudos  ou  ensaios  clínicos  de  fase  III  e  IV:  

UNICAMP  concorda  que  a  propriedade  dos  direitos  de  propriedade  intelectual  sob  estes  contratos  são  exclusivos  para  a  empresa  

Contratos  de  licenciamentos  e  participação  nos  resultados  

Fonte:  Inova  Unicamp  

Proteção à Transferência de Tecnologia

Comunicação de Invenção*

** Reunião de “Brainstorming”

Definição de agente de PI & TT

Entrevista com pesquisador: check list ***

Elaboração do Perfil inicial da tecnologia

Validação PI E TT Inserção do perfil da tecnologia no sistema

Validação com Mentoria

Envio ao pesquisador

3. Oferta da tecnologia a empresas

5. Atendimento e Acompanhamento Pós-venda

Contrato de Sigilo

Tramitação do contrato na Universidade e Assinatura

** Não recebem um briefing da tec pela equipe PI *** junto com agente de PI

* Processo de PI

1. Recepção e tratamento inicial da tecnologia

2. Elaboração do perfil da tecnologia

Minuta do Contrato de Licenciamento ou P&D

4. Negociação da tecnologia

Levantamento inicial sobre a tecnologia

AliceWEBInformações sobre a industria e comércio exterior (Necessita cadastro)

http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp

Anvisa Área da saúde www.anvisa.gov.br

Associação de Marketing Promocional

Mercado de Marketing Promocional brasileiro www.ampro.org.br

Business Insights Relatorios setoriais por Industria http://www.bi-interactive.com/index.aspx

CNAEFerramenta que disponibiliza dados de atividade econômica nos setores da economia brasileira.

www.cnae.ibge.gov.br

EuromonitorExtensa coleção de relatórios de mercado. Fonte paga, porém disponibiliza previews que podem conter informações úteis.

www.euromonitor.com

FDA - EUA Área da saúde www.fda.gov

Google FinanceInformações e indicadores da economia fornecido pelo Google

www.google.com/finance

Ministério da Educação Panorama da educação no Brasil portal.mec.gov.br

SBDCNET Publicações dos segmentos industriais http://sbdcnet.utsa.edu/

TechCrunch Cenário internacional de start-ups e venture capital www.techcrunch.com

Zapdata Relatórios industriais (Necessita de cadastro) https://www.zapdata.com

INFORMAÇÕES DE MERCADO – INF. GRATUITAS

PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

E O TERMO DE SIGILO

•  ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE –  entre  ICT  e  empresa  –  documento  assinado  pelo  representante  legal  da  pessoa  jurídica  

–  gera  a  necessidade  de  reproduzir  o  mesmo  dever  para  os  pesquisadores  e  todas  as  pessoas  que  vão  ter  acesso  à  tecnologia  

•  TERMO  DE  CONFIDENCIALIDADE  –  documento  a  ser  firmado  pela  pessoa  Esica  ou  unilateral  por  pessoa  jurídica  

–  empregado/  servidor  –  docente,  pesquisador,  técnico/  estudante/  prestador  de  serviço/  avaliador/  auditor  ou  fiscal  

Contratos  de  confidencialidade  Podem  estar  contidos  em:  

•  fornecimento  de  tecnologia,  de  pesquisa  ou  “cost  sharing”  e  de  serviços  técnicos.  

•   Acordos  pré-­‐contratuais  /  protocolos  de  intenções;  •   Contratos  de  trabalho  e  Acordos  coletivos  de  trabalho;  •   Códigos  de  ética  internos  das  empresas  ou  regimentos  

internos  •   Notificações  específicas  por  ocasião  de  rescisão  de  

contrato  de  trabalho.  •   Contratos  de  licenciamento  de  patentes  e  outras  

licenças  

INSTRUMENTOS  CONTRATUAIS  

A) CONTRATO DE PERMISSÃO E COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES DE ICT; Art. 4º. As ICTs poderão mediante remuneração e por prazo determinado... Parágrafo único: ... Permissão e compartilhamento obedecerão critérios estabelecidos pelo órgão máximo da ICT e assegurada a igualdade de oportunidades

B) CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO. (Art. 6º.)

C) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Art. 8º.)

D) CONTRATO DE CESSÃO (Art. 11 – Manifestação do Órgão máximo da ICT ouvido o NIT)

Instrumentos Contratuais Segundo a Lei de Inovação – 10.973/2004

CONTRATOS    DE    TRANSFERÊNCIA  DE  TECNOLOGIA  

MODALIDADES  CONCRETAS  DE  CONTRATOS  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  TECNOLOGIA.    (Assafim,  J.M.L,  2010  em  “  A  Transferência  de  Tecnologia  no  Brasil  -­‐  Aspectos  Contratuais  e  Concorrenciais  de  Propriedade  Industrial)  

I  -­‐  Contratos  de  Licença  de  Patente;  

II  –  Contratos  de  Licença  de  “Know-­‐how”  III  –  Contratos  de  Licença  de  Programas  de  Computador  

IV-­‐  Contratos  de  Licença  sobre  Topografia  de  Circuitos  Integrados.  

V  –  Fornecimento    Tecnologia.  

Exploração de Patentes

Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI.

Licença  de  Exploração  de  Patentes  –  LEP  Tipificação:  

Lei  9.279  de  14/05/1996  (LPI)    Art.  61  –  O  titular  de  patente  ou  o  depositante  poderá  celebrar  contrato  de  licença  para  exploração.  

 Parágrafo  único:  O  licenciado  poderá  ser  investido  pelo  titular  de  todos  os  poderes  para  agir  em  defesa  da  patente  

Natureza Jurídica

bem material bem imaterial

compra e venda cessão

locação (aluguel)

licença (royalty)

SEMELHANÇA  DOS  INSTITUTOS  

             Onerosa                      aluguel  LICENÇA                  Gratuita                            comodato  

Onerosa compra e venda CESSÃO Gratuita doação

Fornecimento de Tecnologia

Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços

   Know-­‐how  =  Tecnologia  ?  

Tecnologia  não  patenteada  para    efeitos  FT.  

Vária  definições:  •  Tecnologia  ou  “Know-­‐how”  :  conjunto  de  conhecimentos  

técnicos,  científicos,  comerciais,  administrativos,  financeiros,  ou  de  outra  natureza  de  caráter  e  utilidade  práticos,  para  uso  empresarial  ou  profissional  

•  A  tecnologia  não  diz  respeitos  somente  à  produção  industrial,  mas  qualquer  área  da  atividade  econômica  do  homem.  

Fonte:  (Contratos  de  Propriedade  Industrial  e  Novas  tecnologias  –  Ed.  Saraiva  –  FGV  ,  pag.148,149)  

         “KNOW-­‐HOW”  =  “TRADE  SECRET”  ?  

Licença  Exclusiva  na  ICT    

Licença  Exclusiva  -­‐  Dispensa  

Publicação  de  Edital  

Critérios:    Art.  7º...  §  2o  O  edital  conterá,  dentre  outras,  as  seguintes  informações:  I  -­‐  objeto  do  contrato  de  transferência  de  tecnologia  ou  de  

licenciamento,  mediante  descrição  sucinta  e  clara;  II  -­‐  condições  para  a  contratação,  dentre  elas  a  comprovação  da  

regularidade  jurídica  e  fiscal  do  interessado,  bem  como  sua  qualificação  técnica  e  econômico-­‐financeira  para  a  exploração  da  criação,  objeto  do  contrato;    

Publicação  de  Edital  

Decreto  5.563/2005,  artigo  7º,  §§  3º,  4º,  5º  •  Em  igualdades  de  condições,  será  dada  preferência  à  

contratação  de  empresas  de  pequeno  porte.  •  O  edital  será  publicado  no  DOU  e  divulgado  na  rede  mundial  

de  computadores  pela  página  eletrônica  da  ICT,  se  houver,  tornando  públicas  as  informações  essenciais  à  contratação.  

•  A  empresa  contratada,  detentora  do  direito  exclusivo  de  exploração  de  criação  protegida,  perderá  automaticamente  esse  direito  caso  não  comercialize  a  criação  dentro  do  prazo  e  condições  estabelecidos  no  contrato,  podendo  a  ICT  proceder  a  novo  licenciamento.  

Publicação  de  Edital  

Decreto 5.563/2005, artigo 7º, § 6º •  Quando não for concedida exclusividade ao

receptor de tecnologia ou ao licenciado e for dispensada a licitação,

•  a contratação poderá ser firmada diretamente, sem necessidade de publicação de edital,

•  para fins de exploração de criação será exigida a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado, e a sua qualificação técnica e econômico-financeira.

Publicação  de  Edital  

Publicação  de  Edital  

LICENCIAMENTO:  

•  Valoração  do  Intangível  •  Formas  de  Remuneração.  

Organização  Mundial  da  Propriedade  Intelectual  

Missão    •  Promover  a  proteção  internacional  dos  direitos  de  PI  

e  entender  os  benefícios  do  sistema  internacional  de  PI  para  todos  os  Estados  Membros    

•  Estados  Membros  :  184  •  Tratados  administrados  :  24  

Custos  demandas  judiciais  em  PI  

RESOLUÇÃO  FORO  PRIVADO  

•  MEDIAÇÃO    •  ARBITRAGEM  •  EXPERT  DETERMINATION    

1.  Acordado  no  Proc.  Judicial  e  requerido  ao  Tribunal  competente.  

2.  Previamente  determinado  pelas  partes  :  Compromisso  Arbitral  

Custos  para  Mediação  OMPI  

Importante em todos os instrumentos:  Ampla análise estratégica da PI envolvida e possíveis resultados, tecnologias preexistentes e futuras   cruzamento com outros instrumento já firmados.  O instrumento jurídico base é o Convenio. Contrato só em atividades complementares ao P&D   Definição da remuneração : Premiação / pagto não é pelo custo de desenvolvimento;   Co-titularidade sem possibilidade de licenciar – (ruim)   Possibilidade de participação em resultados...   Pago desp. manut. Proteção : custos   Estreita e alinhada relação do NIT com o pesquisador  Negociação profissional (ICT – NIT)

Obrigado.    

Pedro  E  de  Carvalho  Gerente  de  Transferência  de  Tecnologia  

Inova  Unicamp  pedro@inova.unicamp.br