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Módulo 4 - Marcas

“A perda e o questionamento dos direitos de propriedade industrial”

Aula 1 – 02.05.2017

XXV Curso de Treinamento

Profissional em Propriedade

IndustrialNível Básico – 1º Semestre de 2017

Ana Paula de Aguiar Tempesta

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1. DA PERDA DOS DIREITOS

“Art. 142, da LPI. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade;

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.”

- a extinção do registro importa na perda da marca -

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1.1 EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

• falta de prorrogação (art. 133, LPI)

• abandono voluntário e tácito pelo titular

• não depende de formalidades

• anotado pelo INPI

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1.2 RENÚNCIA

• meio natural

• abandono voluntário e expresso (requerimento)

• unilateral ou bilateral

• pelo titular ou procurador

• anotado pelo INPI (registro da marca e certificado)

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1.3 INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 217 DA LPI

• pessoa domiciliada no exterior deve constituir e

manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil,

com poderes para representá-la administrativa e

judicialmente, inclusive para receber citações

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• caducidade é: a extinção do registro pelo desuso da marcapor seu titular (princípio da obrigatoriedade de uso)

• parte positiva do art. 143, da LPI: o titular dispõe de umprazo de 5 anos para iniciar o uso (contados da concessão)ou retomá-lo, se interrompido

• finalidades do art. 143, da LPI: exigir o uso e impedirmarcas de reserva

• como pode ser requerida: por requerimento junto ao INPI

• quando pode ser requerida: somente depois de decorridos5 anos da concessão do registro

• quem pode requerer a caducidade: pessoa jurídica oufísica com legítimo interesse (terceiro)

1.4 CADUCIDADE

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Hipóteses que ensejam a caducidade:

• quando o uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro do

prazo de 5 anos (contados da concessão do registro) (art.

143, inciso I);

• quando o uso tiver sido interrompido por mais de 5 anos

consecutivos (contados, retroativamente, da data do

requerimento da caducidade) (art. 143, inciso II);

• quando a marca tiver sido usada com modificação que

implique em alteração de seu caráter distintivo original por

mais de 5 anos consecutivos (contados, retroativamente,

da data do requerimento da caducidade) (art. 143, inciso

II).

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“Art. 143, da LPI. Caducará o registro, a requerimento

de qualquer pessoa com legítimo interesse se,

decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data

do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5

anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca

tiver sido usada com modificação que implique em

alteração de seu caráter distintivo original, tal como

constante no certificado de registro.”

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• prazo para apresentação de defesa: 60 dias

• matéria de defesa/causa excludente da caducidade: provar o uso

(inversão do ônus da prova - art. 143, §2º) ou justificar o desuso por razões

legítimas (art. 143, §§ 1º e 2º)

• quais provas podem ser admitidas como evidência de uso?

Quaisquer provas admitidas em Direito, desde que lícitas

Exemplos: nota fiscal, duplicata, material publicitário,

contratos de prestação de serviço, etc.

• a comprovação do uso da marca não precisa compreender todo o

período legal de 5 anos

Defesa pelo titular do registro

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“Art. 144, da LPI. O uso da marca deverá compreenderprodutos ou serviços constantes do certificado, sob pena decaducar parcialmente o registro em relação aos nãosemelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foicomprovadamente usada”

• permite que terceiros possam registrar uma marca idênticaou semelhante àquela para distinguir os produtos ou serviços‘liberados’, desde que não mantenham nenhuma relaçãocom os demais cobertos pelo registro (princípio daespecialidade das marcas).

Exemplo: registro concedido para relógios, na classe 9.05 eequipamento médico-hospitalar, na classe 9.15.

Caducidade total ou parcial

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• da decisão que declarar ou denegar a caducidade cabe

recurso administrativo, no prazo de 60 dias (artigos 146 e 212

e seguintes da LPI)

• o recurso administrativo será recebido nos efeitos suspensivo

e devolutivo (artigo 212, § 1º, da LPI). A eficácia suspensiva,

assegura a vigência do registro enquanto não ocorrer o

julgamento definitivo do referido recurso.

• efeitos da caducidade: ex nunc (a partir da sua declaração)

• julgado o recurso administrativo, encerra-se a fase

administrativa (artigos 212, §3º, e 215, da LPI) . Cabendo ao

prejudicado socorrer-se do Poder Judiciário.

Do julgamento do Pedido de

Caducidade e dos recursos cabíveis

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PROCEDIMENTO GERAL DA CADUCIDADE

Requerimento da Caducidade(5 anos após a concessão do registro)

Intimação do titular para defesa (60 dias)

Apresentar provas

de usoJustificar o desuso Não se manifestar

DECISÃO

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DECISÃO

Declaração de

CADUCIDADE

Denegação de

CADUCIDADE

Recurso pelo titular do registro

(60 dias - art. 212, da LPI)

Intimação para Defesa (60 dias)

Recuso pelo requerente da

Caducidade(60 dias - art. 212, da LPI)

Intimação para Defesa (60 dias)

DECISÃO FINAL DECISÃO FINAL

(encerrada a instância administrativa)

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2. DA NULIDADE DO

REGISTRO

“Art. 165, da LPI. É nulo o registro que for concedido emdesacordo com as disposições desta lei.”

As causas que podem ensejar a nulidade podem ser divididas em 3 modalidades (sugestão):

• violação por carência de distintividade (exemplos: artigo 124,incisos II, VI, VII, VIII e XVIII, da LPI);

• violação de interesse público (exemplos: artigo 124, incisos I, III,IV, XI, XIV, XXI, XXII, da LPI);

• violação de interesses e direitos particulares (exemplos: artigo124, incisos V, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XX, da LPI).

Exemplos

(fonte: Manual de Marcas do INPI,

instituído pela Resolução INPI/PR n. 142/2014)

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Art. 124, I

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Art. 124, IV

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“Art. 165, da LPI. …

Parágrafo único. A nulidade do registro pode ser totalou parcial, sendo condição para a nulidade parcial ofato de a parte subsistente da marca serconsiderada registrável.”

• permite que a parte subsistente permaneça com os direitosresultantes do registro, desde que não seja colidente comoutra anteriormente registrada, que não fira disposição da lei

e que tenha os requisitos essenciais para registro

Nulidade total ou parcial

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Processo Administrativo de Nulidade

“Art. 168, da LPI. A nulidade do registro será

declarada administrativamente quando tiver sido

concedido com infringência ao disposto nesta lei.”

“Art. 169, da LPI. O processo de nulidade poderá

ser instaurado de ofício ou mediante

requerimento de qualquer pessoa com legítimo

interesse, no prazo de 180 dias contados da data

da expedição do certificado de registro.”

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• o PAN é uma medida existente no âmbito administrativo, ou seja,perante o INPI, que visa anular o ato que concedeu o registro

• O PAN pode ser instaurado:

a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse

pelo próprio INPI (art. 37, da CF, Súmulas 346 e 473, do STF)

• prazo para instauração do PAN: 180 dias contados da data dapublicação da concessão do registro na RPI (código 158 -‘Comunicação de Concessão do Registro’)

• o PAN não suspende o prazo para a interposição de “Ação de Nulidade”,que também poderá ser ajuizada contra o ato que concedeu o registro,perante o Poder Judiciário, no prazo de 5 anos contados da concessãodo registro

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Requisitos para requerimento do PAN

- preenchimento do formulário próprio;

- razões (fundamentação legal);

- comprovante do pagamento da taxa oficial;

- procuração; e,

- tempestividade e legitimidade

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1. comprovante do depósito da marca do Requerente do

PAN junto ao INPI (exigência do art. 158, § 2º, da LPI),

quando a nulidade estiver fundada:

- no artigo 124, XXIII, da LPI (marca que o Requerente

não podia desconhecer em razão da atividade); e

- no artigo 126, da LPI (marca notoriamente conhecida)

2. provas de alto renome e comprovante de retribuição

deste requerimento, quando fundada no art. 125, LPI

Requisitos especiais que devem

ser apresentados, sob pena do PAN

não ser conhecido:

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• prazo para defesa: 60 dias (art. 170, da LPI). É umafaculdade do titular (não é obrigatória)

• a decisão que julgar o PAN é irrecorríveladministrativamente

• efeito da declaração da nulidade: ex tunc (a partir dadata do depósito do pedido de registro) (art. 167, da LPI)

• a nulidade do registro importa na perda da marca (talcomo nas hipóteses de extinção do registro - art. 142, daLPI)

Da defesa e do Julgamento do PAN

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“Art. 172, da LPI. O processo de nulidade prosseguirá

ainda que extinto o registro.”

• O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o

registro pelas causas previstas no artigo 142, incisos I a IV,

da LPI, quais sejam, expiração do prazo de vigência,

renúncia, caducidade ou inobservância do disposto

no artigo 217

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Mantendo a vigência

do registro (cód. 532)

Anulando o registro

(código 530)

ou

Comunicação de concessão do registro (cód. 158)

Prazo de 180 dias para o PAN (Processo Administrativo de

Nulidade)

Intimação do titular para Manifestação em 60 dias

(facultativa) (cód 371)

Decisão final (encerramento da instância

administrativa)

QUADRO GERAL DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE

NULIDADE

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Fim

Muito obrigada pela atenção de todos!

Ana Paula de Aguiar Tempesta

anapaula@dnlegal.com.br