Contratos de Software

Pós-graduação em Direito das Novas Tecnologias

Bernardo Menicucci Grossi

03-ago-2010

Contratos de Software

• Contratos de licença (uso e locação?)• Contrato de desenvolvimento/customização• Contrato de implantação• Contrato de cessão de direitos autorais

• Dentre outros contratos atípicos

Programas de Computador

• Lei 9.609/98• Aplicação da Lei 9.610/98 aos casos omissos• Aplicação da Lei 9.279/96 em analogia

Conceito

• Art 1º da Lei 9.609/98 (...)

• Instruções a serem executadas por um computador.

• Existe diferença entre “software” e “programa de computador”?

Regulamentação

• O software foi inserido no regime do Direito Autoral pela maioria dos países ocidentais.

• Há uma enorme discussão sobre a natureza do software: – Se constitui obra técnica– Se constitui criação do espírito humano

A Divergência

• A doutrina diverge (ASCENÇÃO, 1997).

• Ponto comum: Software tem natureza de obra técnica, mas foi legislado como direito autoral.

• Vamos tentar compreender a crítica...

Direito Autoral

• Proteção jurídica que concede às pessoas que criam conteúdo o direito exclusivo sobre o seu uso.

• É uma criação eminentemente jurídica (Statute of Anne, 1709).

• Está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem (item 27.1 e .2)

Um pouco de história

• 1551: Monopólios exclusivos (FRA)

• 1709: Statute of Anne (UK)• 1789: revolução francesa– Igualdade, Fraternidade e

Liberdade– Relativização do copyright

• 1790: Copyright Law (US)– Incentivar o aprendizado– Liberdade de impressão

Constituição dos EUA

• 1787: “Congress shall have the power to (...) promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors (...) the exclusive right to their respective writings (...)”.

• Relativização: limitação temporal (14 anos)

No Brasil...

• Lei 5.988/73• Lei 9.610/98• Lei 9.609/98 (software!)

• O regime de proteção do software é o mesmo conferido às obras literárias pela lei de Direitos Autorais.

Software = Obra Literária !?

• Seguimos orientação internacional. • Acordo OMC-TRIPS (1993):– Programas de computador, em código fonte ou

objeto, devem ser protegidos como obras literárias sob a Convenção de Berna (1886)

• Qual seria a razão das críticas da doutrina?

Direito Autoral

• Não abrange idéias (art. 8º), mas apenas a sua expressão.

• A Obra literária caracteriza-se pela criatividade no modo de expressão.

• No software, o modo de expressão não é criativo, é servil.

• Criativo pode ser o processo, mas este não é objeto idôneo do Direito Autoral (ASCENÇÃO, 1997).

Propriedade Industrial...

• É que tipicamente protege processos e esquemas (Lei 9.279/06).

• A Lei Autoral também não protege algorítmos, métodos, projetos, conceitos matemáticos ... (art. 8º).

• De fato, é uma proteção autoral imposta pela lei.

Enfim, o Direito Positivo...

• Software está sujeito ao regime autoralista.

• Está sujeito a dois requisitos:– Fixação– Originalidade

Fixação

• Se as idéias não são objeto do direito autoral, estas devem ser exteriorizadas, expressas (fixadas) em qualquer meio.

• Qualquer meio existente ou que venha a existir que permita a sua percepção por terceiro.

Originalidade

• Conceito claramente subjetivo.• “marca da personalidade do autor”

(BERTRAND, 1996). (...) (...) (...)

• Não tenha anterioridade e cuja elaboração, longe de se limitar a uma lógica automática e obrigatória, supôs uma escolha subjetiva entre diversos modos de apresentação e expressão. (CA Paris, 1987).

Ainda sobre Originalidade

• Tem caráter relativo.• É inexorável o aproveitamento, inconsciente,

do acervo cultural comum.

• Basta, para a proteção Autoral, a observância destes dois requisitos: fixação e originalidade.

No Direito Autoral temos

• Direito Patrimonial: relativo à exploração econômica da obra (reprodução, exibição pública, transmissão, dentre outros)

• Direito Moral: vínculo que une o autor à sua obra (inalienável, imprescritível e irrenunciável).

Direito Patrimonial #1

• Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra (art. 28, 9.610)

• Ex: edição, reprodução, transformação, tradução, inclusão, distribuição, comunicação pública, exposição, exibição pública...

• É objeto do contrato de licença (art. 9º, 9.609)

Direito Patrimonial #2

• Tem prazo de vigência, pois respeita a função social da propriedade intelectual.

• 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação (ou, na ausência deste, da criação).

• Quê função social?

Direito Patrimonial #3

• É objeto do contrato de licença, da cessão de direitos autorais, dentre outros.

• Pode ser alienado enquanto durarem os 50 anos.

• Após, passa a integrar o domínio público.

Direito Moral #1

• Une o autor indissoluvelmente à obra.

• Ex: direito de modificar a obra, de tirá-la de circulação, de ter acesso a exemplar único e raro, de repudiar alteração não autorizada.

• Inalienável e irrenunciável, mas transmissível mediante sucessão hereditária.

Direito Moral #2

• Não se aplicam aos softwares as disposições relativas aos direitos morais, salvo o direito de reivindicar a paternidade e de se opor a alterações não-autorizadas quando estas prejudiquem sua honra ou reputação (art. 2º, §1º, 9.609).

• Há uma enorme limitação na Lei 9.609/98 em relação ao Direito Moral previsto na Lei 9.610/98.

Direito Moral #3

• Objetivo: Evitar que o autor (pessoa natural) pudesse suspender a circulação de programa de computador.

• Se o software tem natureza de obra técnica, é indispensável no nosso dia-a-dia, como permitir um poder tão grande ao “autor”? Ainda mais sendo contratado por uma empresa...

Direito Moral #4

• Mas existem “outros” direitos morais que foram amputados.

• Ex: conservar a obra inédita e realizar modificações supervenientes...

• Mas não é só ...

Direito Moral #5

• “Não se aplica aos programas de computador as disposições relativas aos direitos morais”.

• Arts. 24 a 27 da Lei 9.610? Inclusive o aspecto inalienável e irrenunciável?

• Obviamente que não, mas o legislador mandou mal.

Direito Moral #6

• O que se deve compreender:

• Restringe-se apenas o direito de arrependimento, ou seja, de suspender as licenças já concedidas.

• Para BARBOSA (2002), é disposição inconstitucional porque contraria a CF, art. 5º, incisos IX e X.

E o registro de software?

• Decreto-Lei 2.556/98

• Não é obrigatório.

• É apenas um meio de prova da autoria (e da data da criação).

• Tem presunção “iuris tantum”

Vejamos a jurisprudência

• “No direito autoral, como sabido, o registro gera uma mera presunção juris tantum e a utilização não autorizada importa em contrafação”. (STJ, Resp 94.294. Rel. Min. César Asfor Rocha. DJ 31.08.1998, pág.86).

• Simples reprodução do que determina a Lei 9.609/98: a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro.

Registro de software #1

• Realizado no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

• Exige dados do autor e do titular de direitos patrimoniais, identificação e descrição funcional do programa, e trechos do código-fonte suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.

Registro de software #2

• Se é relativo, pode ceder diante de outros meios de prova .

• Quaisquer outros meios de prova: código-fonte, testemunha, perícia, esquemas, projetos...

Comercialização de software #1

• É necessário definir muito claramente a atividade.

• Não confundir licença de uso com cessão de direitos.

• Não confundir a venda de licenças com a venda do programa.

Comercialização de software #2

• Problemas práticos:

• Implantação de software vs. horas de trabalho.

• Definição precisa da customização solicitada pelo cliente.

• Responsabilidade pelo mau-uso, ineficiência (gera consulta e até visitas técnicas).

Comercialização de software #3

• Necessário que o contrato de licença contemple todas as hipóteses

• Inclusive um termo apartado para registro específico de customização, de abertura de solicitação, de visita técnica, dentre outros.

• Termos complementares realizados após a venda da licença de uso.

Comercialização de software #4

• Aliás, software não pode ser objeto de locação (Lei 9.609).

• Locação é para bens móveis, regida pelo Código Civil e Lei 8.245/91.

• Software pode permitir uso com pagamento mensal, mas não é locação.

Transferência de tecnologia #1

• Que tenham por objeto a transferência de tecnologia, serviço de assistência técnica, dentre outros.

• Devem ser averbados no INPI quando uma das partes residir no exterior.

Transferência de tecnologia #2

• A averbação gera os seguintes efeitos:

– Autoriza remessa de divisas ao exterior;– Autoriza dedutibilidade fiscal dos pagamentos

efetuados;– Produz efeitos perante terceiros.

• Prazo: prazo fixado pela Lei 9.279/96 de 30 dias.

Contrato de Distribuição #1

• É comum o distribuidor recorrer à Justiça para caracterizar Representação Comercial.

• Importante: procurar afastar o regime da representação da distribuição de softwares.

• A representação comercial (Lei 4.886/65) é mais onerosa

Contrato de Distribuição #2

• Pontos para ficarmos atentos:

• Representação comercial exige registro em Conselho Regional.

• A exclusividade territorial pode dar direito a comissões de todas as vendas, caso reconhecida a representação.

Relação de trabalho do programador

• A quem pertencem os Direitos Autorais do programa elaborado sob encomenda?

• E na vigência de contrato de trabalho?

Produção sob encomenda

• Típica cessão de direitos autorais (patrimoniais)

• Contratação “para” desenvolver determinado software.

• Mera prestação de serviço.

• Tributação pelo ISSQN.

Contratação pela CLT #1

• Programador contratado pela empresa que é “fábrica de softwares”.

• Criação durante a vigência do contrato de trabalho (ou vínculo estatutário) e no horário de trabalho.

• Os direitos relativos ao software pertencem exclusivamente ao empregador, salvo ajuste em contrário.

Contratação pela CLT #2

• Programador contratado pela empresa que é “fábrica de softwares”.

• Criação fora do horário de trabalho, em atividades extras.

• Os direitos relativos ao software pertencem com exclusividade ao empregado.

Contratação pela CLT #3

• Mas e a criação de software dentro do horário de trabalho, com informações e recursos do empregador mas que não tem relação com o contrato de trabalho?

• Na ausência de disposição expressa, analogia com o art. 91 da Lei 9.279/96.

• “Propriedade comum”.

Contratação pela CLT #4

• O empregado pode cometer crime de concorrência desleal (art. 195, 9.279)

• “divulgar sem autorização informações ou dados utilizados no comércio ou indústria a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia”.

• “Divulgar ou utilizar informações sem autorização, a que teve acesso mediante fraude ou meio ilícito”.

E a função social?

• Não constituem ofensa aos direitos autorais de autor de software:– Reprodução, de um só exemplar, para backup.– Citação parcial do código para fins didáticos.– Ocorrência de semelhança a outro programa por

força de características funcionais.– Integração de um programa a sistema operacional

indispensável às necessidades do usuário.

Backup

• É a cópia de segurança para conservar o original.

• Evitar a deterioração da mídia original em razão do manuseio.

• Em todos os casos, deve ser regularmente adquirido.

Citação parcial

• Reprodução de um trecho. Não é obra nova. Não é substituição. É simplesmente ponto de apoio.

• “Significa dizer que a lei permite o aproveitamento de um trecho de um programa de computador como citação, pra fins didáticos, ou seja, fora de comércio e destinado à educação”.

• (TJDFT, Apel. Cível 1999.01.1.054.799-8. Rel. Des. Roberval Belinati. DJ 25.05.2002, pág.76).

Ocorrência de semelhança

• Direito Autoral não protege idéias, apenas a sua expressão.

• Características funcionais podem ser semelhantes, mas o modo de expressão do código-fonte diferente.

• “Look and Feel”: discussão interminável.

Integração do programa

• Utilização do programa em um sistema operacional, em um servidor não previsto no contrato de licença mas indispensável à utilização.

• Vide TAMG, Apel. Cível 447.858-4. Rela. Desa. Selma Marques. DJMG 30.10.2004.

A Contrafação

• Reprodução não autorizada do software.

• Pode gerar direito a indenização (perdas e danos) e constituir crime.

• Vejamos...

No aspecto criminal

• Violar direito de autor de programa de computador:

• Pena: 6 meses a 2 anos e multa.

• Se a violação tiver finalidade de comércio:

• Pena: 01 a 04 anos e multa.

Há quem entenda

• O tipo penal é inconstitucional, pois não prevê antecipadamente a conduta criminosa, que é regulada em contrato.

• Vide TJMG, Apel. Cível 1.0024.00.141044-8/002. Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho. DJMG 06.11.2006.

Voltando ao planeta terra

• Existem duas condutas:– Reproduzir software.– Reproduzir software para revenda.

• Estas condutas tem tratamento jurídico diferente, a segunda é mais grave.

Consequência criminal #1

• Competência dos Juizados Especiais Criminais.• É crime de menor potencial ofensivo (pena máxima de

até dois anos).

• Suspensão condicional do processo (oferecida pelo MP se o acusado não estiver sendo processado e nem seja condenado).

• De 02 a 04 anos, o processo fica suspenso para posterior extinção.

Consequência criminal #2

• Outro benefício é:

• Suspensão de aplicação da pena (adstrita às condições dos arts. 77 a 82 do Código Penal).

Ainda sobre o crime

• A ação penal deve ser precedida de vistoria (art. 13, 9.609), e sua ausência implica no trancamento da ação penal por falta de justa causa.

• A vistoria deve se realizada na forma do art. 842, §3º, do Código de Processo Civil (dois peritos).

A reparação civil

• Ação de obrigação de fazer (desinstalar, não utilizar, etc).

• Ação de indenização por perdas e danos.

• Qual o valor da indenização?

Em todos os casos

• É preciso cautela!

• Preservar a prova é essencial, pois os registros eletrônicos podem ser apagados.

• Ocultar computadores também é muito fácil.

• Recomendação: ação cautelar de vistoria ad memoriam rei perpetuam

Cautelar de vistoria

• Vistoriar os computadores daquele(s) que se reputa infrator de direitos autorais.

• Exige prova pericial inaudita altera pars.

• Realizada por dois peritos e dois oficiais de justiça (842, CPC).

Falta de atenção...

• “Em sede de cautelar envolvendo Direito Autoral, o juiz designará para acompanhar os oficiais de justiça dois (2) peritos, aos quais incumbirá confirmar a ocorrência de violação, sob pena de nulidade do laudo”. (TJSC, AI 01.020.373-1. Rel. Des. José Volpato de Souza. DJ 04.06.2002).

• Gera nulidade do laudo pericial.

Realizada a prova na cautelar

• Se não houver contrafação, quem promoveu a ação ficará sujeito a indenização por perdas e danos.

• Porém, provada, poderá ajuizar ação para a obtenção de indenização por dano material.

Ainda sobre a cautelar

• É essencial o efeito “surpresa” (liminar inaudita altera pars).

• Periculum in mora: possibilidade de ocultação dos computadores, formatação dos HD’s, etc.

• Fumus boni iuris: Juízo de probabilidade e exige indiciariedade.

Nada contra a Microsoft...

• Mas é a campeã em número de ações anti-pirataria no mundo.

• Move o maior número de ações desta natureza no país.

• Consequentemente, é mais visada e a jurisprudência cinge aos seus casos.

A ação cautelar comprova a contrafação?

• “A vistoria prévia para efeito da confirmação da existência de contrafação de programas de computador (...), realizada sem audiência da parte contrária, não esgota a perícia, porque desrespeita os preceitos legais do contraditório e da ampla defesa”. (TJSP, AI 294.920-4/4-00. Rel. Des. Ruiter Oliva. DJSP 21.08.2003).

Superada a cautelar...

• E comprovada sumariamente a contrafação, cabe ao autor ou titular de direitos patrimoniais a indenização por dano material.

• Art. 402, CC: as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.

Portanto...

• “O quantum indenizatório restringe-se à obrigação de reparar os danos efetivamente causados ao titular do software, que deixou de lucrar com a venda dos originais do programa pirateado”. (TJMG, Apel. Cível 1.0024.05.874758-5/001. Rela. Desa. Evangelina Castilho Duarte. DJMG 29.07.2008).

Quantificação do dano material

• Extrema dificuldade.

• Ausência de meios claros para comprovar a existência de prejuízo superior ao valor unitário da venda da licença do software.

• O art. 14 da Lei 9.609/98 também faz alusão às perdas e danos em remissão ao Código Civil.

Diante desta dificuldade

• Aplicação subsidiária da Lei de Direitos Autorais.

• Art. 103, parágrafo único: Não se conhecendo o montante de exemplares que constitui a edição fraudulenta, o infrator pagará o valor de 3.000 (três mil) unidades.

Lei 9.610/98

• Claramente aplicável aos programas de computador, que recebe tratamento equivalente ao das obras literárias.

• Porém, a penalidade do parágrafo único do art. 103 é aplicável apenas a quem reproduz com finalidade de comércio.

Finalidade de comércio

• “Não se conhecendo” o número de exemplares que já foram vendidos.

• Não se aplica ao usuário doméstico.

• Não se aplica à empresa que instala softwares indevidamente.

Jurisprudência

• “Não os comercializou, isto é, não os copiou para vendê-los a terceiros, como acontece com os exemplares de obras literárias (...). Inaplicável, pois, à hipótese, o disposto nos arts. 103 e 107 da Lei 9.610/98”. (TJRJ, Apel. Cível 1999.001.19884. Rela. Desa. Mariana Pereira Nunes. DJ 18.04.2000).

Em contrapartida

• Restringir a indenização ao valor unitário da licença causou um certo desconforto aos juízes.

• Passou-se a admitir caráter punitivo na indenização decorrente do direito autoral.

Não é idéia nova

• “O ressarcimento devido ao autor haverá de superar o que seria normalmente cobrado pela publicação consentida. A ser de modo diverso, sua aquiescência seria, na prática, dispensável. Cumpre, ao contrário, desestimular o comportamento reprovável de quem se apropria indevidamente da obra alheia. (STJ, Resp 150.467. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. DJ 24.08.1998, pág.77).

Estamos quase no fim

• Ainda existe uma outra questão controvertida.

• A Lei 9.609/98 exige tratamento recíproco da lei estrangeira se o autor do software for domiciliado no exterior (art. 2º, §4º).

Vejamos o dispositivo

• “Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes”.

Quando o autor é estrangeiro

• Devemos recorrer à Lei de Direitos Autorais ou de Programas de Computador vigente em seu domicílio.

• No caso da Microsoft, Estados Unidos.

• Copyright Act

Qual o alcance da reciprocidade?

• Basta adotar o regime do Direito Autoral aos programas de computador?

• Basta tratá-los como obras literárias?

• Ou precisamos verificar, caso a caso, o pedido formulado e sua viabilidade na lei estrangeira?

Enfim, a reciprocidade

• É ônus do estrangeiro (art. 331, 337, CPC c/c art. 14, LICC) comprovar a reciprocidade.

• Sua falta é ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (condição da ação).

• Enseja a extinção sem resolução de mérito.

Precisamos ser mais críticos

• “A equivalência de direitos (princípios da reciprocidade) depende de duas análises sobre a lei estrangeira: uma no campo da existência (direito estrangeiro tratado como fato) e outra no campo da aplicabilidade (direito estrangeiro aplicado como lei). - Havendo relevante controvérsia quanto à existência do direito equivalente, torna-se insuficiente simples prova documental do texto e da vigência de lei”. (TJMG, Apel. Cível 1.0024.08.188736-3/004. Rel. Des. Fábio Maia Viani. DJMG 28.05.2010)

Obrigado a todos!

• Bernardo Menicucci Grossi• Contato: bernardo@grossipaiva.com.br• Twitter: @bmgrossi

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