Rodrigo Azevedopropriedade.digitalrodrigo.azevedo@silveiro.com.brfacebook / linkedIn: RodAzeve

Art. 37Propriedade material da obra gera direitos?

de Patentes

de Marcas

de Desenhos Industriais

de Direitos Autorais

de Software

similar ao aluguelpropriedade nãose altera

possibilidade defracionamento dedireitos

deve indicar o número do pedido ou da marca registrada e respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI).

deve descrever as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença

deve indicar a possibilidade ou não de sublicenciamento

remuneração só é possível após o registro da marca

valor fixo por unidade vendida

percentual incidente sobre o preço líquido de venda

modalidades

limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91

empresas com vínculomajoritário de capital

valores "praticadosno mercado"

Remuneração

no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo

Marcas

deve indicar o número e título do pedido ou da patente e respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI)

deve descrever as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença

deve indicar a possibilidade de sublicenciamento

após a concessão, remuneração pode retroagir até a data de averbação do contrato, no caso de licença de patente depositada e ainda não concedida

remuneração só é possível após a concessão da patente

valor fixo por unidade vendida

percentual incidente sobre o preço líquido de venda

modalidades

limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91

empresas com vínculomajoritário de capital

valores "praticadosno mercado"

Remuneração

no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo

Patentes eDesenhos Industriais

Necessidadede Averbaçãoe Requisitos do INPI?

Características:

Licença

de Patentes

de Marcas

de Desenhos Industriais

de Direitos Autorais

de Software

similar àcompra e venda

propriedadeé transferida

possibilidade defracionamento dedireitos

quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior

ver requisitos para licença

Marcas

quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior

ver requisitos para licença

Patentes e Desenhos Industriais

Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?

Características

Cessão

regula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados

deve ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executadosObjeto

número de homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico

valor total da prestação do serviço, ainda que estimado

limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91

empresas com vínculomajoritário de capital

valores "praticadosno mercado"

Remuneração

cabível a comprovação de que os mesmos já foram realizados

pelo prazo previsto para a realização do serviçoPrazo

apenas os contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é domiciliado no exterior

Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?

CaracterísticasAssistência Técnicae Científica

conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos

conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How)

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transfe‐rência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzi‐rem efeitos em relação a terceiros.

LPI

Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil

Essencial para remessa de recursos ao exterior

Resolução 54/2013O que não precisa averbar?

IN 16/2013

Resolução 135/2014Legislação aplicável

Bilíngue é solução?Língua

Arbitragem?

Foro competente?

identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrialem que será aplicada a tecnologia

Objeto

Licença de Marca

Licença de Patente

Transferência de Tecnologia

Prestação de serviços

Tratamento tributário diverso

Averbação nem sempre obrigatória no INPI

AN 15/75Já foi proibido

UM CONTRATO SÓ?

Múltiplos Objetos

Prepostos

Empregados

Subcontratados

Partes?

o que é isso?Informação confidencial?

Obrigações das partes

Prazo

Cível

Criminal

Multa

Pena

NDA

Não-solicitação

tempo

espaço

mercado

Limitada

Remunerada?

Para validade:Não-concorrência

valor fixo por unidade vendida

percentual incidente sobre o preço líquido de venda

modalidades

limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91

empresas com vínculomajoritário de capital

"níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares"

Remuneração

§ 3º do art. 12 da lei nº 4.131/62 visando a permitir a dedução das despesas de assistência técnica

1) Declaração do interesse da contratante na prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, explicitando os motivos;

2) Apresentação dos resultados em termos de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme formulário de averbação);

3) Apresentação dos dados relativos a estimativas de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme formulário de averbação)

empresa cessionária pode requerer a prorrogação do prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI por mais cinco anos

limitado a cinco anosPrazo

Cópia autenticada do contrato ou instrumento representativo do ato, devidamente legalizado

tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;

carta explicativa justificando a contratação;

ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;

procuração

Requisitos

1. Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas e Petição

2. Pagamento GRU

3. Exame Formal

4. Publicação

Exigências5. Exame Técnico

6. Averbação ou Indeferimento7. Recurso

Procedimento de Averbação

Requisitos eoutros aspectos contratuais

Necessidadede Averbação?

Transferência de Tecnologia

+ Patente?

+ Desenho Industrial?

+ Direito Autoral?

Marca + Assistência Técnica + Transferência de Tecnologia

Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.

Lei 8.955/94

caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia

histórico resumido da empresa

balanços e demonstrativos financeiros da empresa

perfil do franqueado "ideal"

situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas

entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do contrato

apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia (COF), contendo

condições de exclusividade

possibilidade de subfranqueamento

se haverá prestação de serviços

taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação)

taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas)

taxa de publicidade (percentual sobre vendas)

outras taxas

modalidadesRemuneração

até o prazo de vigência das marcas envolvidas na franquiaPrazo

Requisitos para averbação no INPI

Necessidadede Averbação eRequisitos do INPI?

CaracterísticasFranquia

Reflexos proteção autoral

Titularidade de direitos nos contratos de desenvolvimento

Contratos deDesenvolvimento

Desenvolvimento de softwares de grande porte ou para necessidades específicas de empresas

Oferta de licença

Shrinkwrap

ClickwrapTipos mais comuns

Contratode Licença

de Uso Ampla massificação de licenças de software para o consumidor em geral

Icms

IssRepercussões tributáriasContratos distintos, com reflexos distintos

Contratos de Sigilo ou Confidencialidade

Suporte técnicoContratos de Manutenção ou de Prestação de Serviços

Cessão de direitos

Licença para distribuição e comercialização

Licenças para pré-instalação de software

Licenças para desenvolvimento de outros sistemas

Outras Licenças

Outros contratos de software

Impacto da evolução histórica do software

Limitem concorrência

Eximam o desenvolvedor das responsabilidades por vícios ou infrações a direitos de terceiros

Cláusulas Nulas

Salvo para cessão de direitosDesnecessidade de forma escrita

Presunção de onerosidade

Prazo de cinco anos quando não há contrato escrito웤ꃓߺ߹߸߷߶ߵߴߪߩߨߧߦߥߤߣߢߡߠߟߞߝߜߛߚߙߘߗߖߕߔߓߒߑߐߏߎߍߌߋߊ߉߈߇߆߅߄߃߂߁߀Āرت箍

Arts. 49 e 50 (LDA)

Princípio da Interpretação Restritiva

Titularidade dos direitos não se altera

Qualquer uso não previsto no contrato é violação

50 anosMesmo sabendo-se que os direitos de autor têm prazo de duraçãoMuitas vezes perpétuo

Programa elaborado para uma generalidade indeterminada de pessoas

Em geralDistribuidor - Usuário

Texto pré-impresso

Outras formas de consentimento

Buscam vincular pela mera abertura do envelopeNão são assinados

Impossibilidade de contra-proposta ou negociação

Possibilidade de devolução do produto ou não instalação no caso de não aceitação

Possibilidade de instalação em outras máquinas

Cópia de segurança

Salvaguardas do licenciante

Definição clara da titularidade de direitos

Características que o diferenciam do contrato de Desenvolvimento

Garantia

Suporte técnicoO licenciante também se vincula ao licenciado

Território

Direitos

Plataformas / Mídias / Mercados

Linguas / Linguagens

Quantidade de conteúdo / Tiragem / Cópias

exclusividade

usos permitidos

formas peculiaresde aceite

possibilidade de adaptações

propriedade sobre criações derivadas

direito de sublicenciar ou ceder

publicação digital

possibilidade de auditoriaroyalties

valor fechadopreço

garantia de autoria outitularidade de direitos

compromisso arbitral

créditos de autoriadireitos morais

registrospossibilidade de defesa de direitos pelo licenciado ou cessionário

acesso a fontes ousegredos de negócio

domínio públicoprazo

rescisão

confidencialidade e não-concorrência

devolução de mídias / fontes / conteúdos

Cláusulas

Software de pacote ou de prateleira

Ruptura do lacre = aceitação

Antônio Chaves - licenças "rasga-envoltório"

Possibilita conhecimento prévio

Nào possibilita análise do material ou manuaisLicenças estampadas na caixa

Possibilita análise de manuais e demais documentos

Nào possibilita conhecimento prévio

Licenças no envelope na mídia, envolta em embalagem plástica

ShrinkwrapConsentimento ocorrendo com o ato de abertura do envelope ou a caixa

Aparece na tela antes da instalação

Clickwrap

Click = aceitação

Lei competente

Foro competente

Qualidade do produto

Permanência das informações (contrato)

Dificuldades conseqüentesContrato eletrônico

Para demonstração por determinado períodoShareware

GratuitoFreeware

Segue obrigação de respeitar licençaEm ambos os casos

Modalidades especiais

Comércio eletrônico cria a versão virtual

Necessidade de agilizar e viabilizar licençasMassificação

Formação dos contratosRegras das legislação civil

Normas protetivas do consumidor

Requisitos estabelecidos pela LDA e LS

Contratos de licença como qualquer outro

Claro que sim, desde que interpreta‐do de acordo com as regras do CDC ou do novo CCB e extirpadas as cláusulas abusivas

Vale contrato de adesão?

54 cdcConceito

Termos claros, caracteres ostensivos e legíveis

Cláusulas com limitação de direitos em destaque

Prévio

Pena de não obrigação do consumidorAcesso ao inteiro teor dos contratos

Deveres de informacão e transparência

Necessidade de ser em português

Interpretação em favor do consumidor

Doação

Total

Parcial

No hardware

RedistribuiçãoLicenças Microsoft proibemExageros

Nem por isso contrato deixa de ser válido

Considera nula cláusulas abusivas

ExigênciasCDC

Contrato de adesão

Mostrar que era claro e visível

Assinatura digitalQue era a pessoaClickwrapSoftware houses

Clicar ou abrir o pacote

Consentimento pela condutaAção objetivaConsentimento não se dá pelo silêncio

Problema da prova do consentimento

Licenças "Shrinkwrap" eLicenças "Clickwrap"

Licença de Software

Programas especiais

Objetivo específico

Adaptações de software pré-existente

Software feito para a específica necessidade do contratante

Normalmente é escrito, e assinado pelas partes

Há ampla negociação de seus termos e cláusulas

Relativas à supervisão do desenvol‐vimento e à sua recepção

Código-Fonte

AtualizaçõesRelativas à titularidade dos direitos

Modo de criação

Modo de consecução do programa

Meios que se utilizarão

Mecanismos de implantação e de operacionalização

Assistência técnica

Independentemente do contrato, o desenvolvedor fica obrigado a assegurar a prestação dos serviços técnicos comple‐mentares, necessários ao bom funciona‐mento do programa

Cláusulas

Contrato de Desenvolvimento

Contratos de Software

Lei 9.610/98Outros Contratos de

Direitos Autorais

Principais Tipos

Contratos de Transferência de

Tecnologia