Relatorio - Marca Notoria e Marca de Prestigio · circunstâncias, o exclusivo característico do...

MARCA NOTÓRIA

E

MARCA DE PRESTÍGIO

Mestrado em Direito Intelectual Seminário de Direito Industrial

Regência: Prof. Doutor Luís Menezes Leitão Prof. Doutor Dário Moura Vicente

Relatório de Mestrado Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião

28 de Setembro de 2009

Marca Notória e Marca de Prestígio

1

Abreviaturas

Acordo TRIPS/ADPIC – Agreement on Trade‐Related Aspects of Intellectual

Property Rights; Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados com o Comércio

Ac./Acs. – Acórdão/Acórdãos

AIPPI – Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual

Al./Als. – Alínea/alíneas

Art.º/Art.ºs – Artigo/Artigos

BGH – Bundesgerichtshof ‐ Supremo Tribunal Federal Alemão

CC – Código Civil

CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

Cit. – Citada(o)

Cf. ‐ Conferir

Cfr. – Confrontar

CPA – Código do Procedimento Administrativo

CPC – Código de Processo Civil

CPI – Código da Propriedade Industrial

CPP – Código de Processo Penal

CUP – Convenção da União de Paris

DM – Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho n.º 2008/95/CE, de 22 de

Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‐Membros em

matéria de marcas


2

FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional

ICCAN ‐ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

MTP ‐ Medidas Tecnológicas de Protecção

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Op. ‐ Obra

p./pp. – Página/Páginas

Proc. ‐ Processo

RMC ‐ Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,

sobre a Marca Comunitária

ss. – Seguintes

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

TJCE – Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

UE – União Europeia

Vol. ‐ Volume


3

Índice

Introdução ...................................................................................................................... 4

I. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: critérios de classificação............ 6

II. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: enquadramento valorativo ..... 16

1. As funções das marcas ..................................................................................... 16

2. Os riscos tutelados – risco de confusão e risco de diluição ........................ 20

3. Os valores tutelados ......................................................................................... 29

III. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: Regimes Jurídicos .................... 31

1. A excepção quanto ao regime do registo ...................................................... 31

2. A excepção ao princípio da territorialidade ................................................. 35

3. A excepção ao princípio da especialidade .................................................... 36

4. Especificidades .................................................................................................. 43

IV. Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC: alcance substantivo e seu

carácter self‐executing ................................................................................................. 45

V. Marcas Notórias, Marcas de Prestígio e Nomes de Domínio .................. 51

VI. Conclusões ............................................................................................................. 62

Bibliografia .................................................................................................................. 67


4

Introdução

As Marcas Notórias e as Marcas de Prestígio são duas classes de marcas às

quais, pela abrangência, intensidade, valor e particularidade do seu efeito no

consumidor, são aplicáveis regimes jurídicos excepcionais.

Regimes excepcionais esses que se verificam a dois níveis: i) ao nível das regras

de registo, na medida em que, independentemente de se encontrarem

definitivamente registadas, às mesmas são atribuídos efeitos legais, mais

especificamente, são reconhecidos direitos sobre as mesmas; e ii) ao nível da

aplicação do princípio da especialidade1, na medida em que, em certas

circunstâncias, o exclusivo característico do direito à marca é extensível a

produtos ou serviços que não sejam nem idênticos nem afins àqueles que a

marca comercializa e pelos quais se tornou conhecida do público.

Começamos por fazer esta referência para situarmos a relevância jurídico‐

normativa destes dois institutos2. No entanto, para os compreendermos o mais

completamente possível principiaremos por definir como os identificar,

descrevendo os seus critérios de classificação.

1 Princípio segundo o qual “(…) o âmbito da protecção concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada”. Pedro Sousa e Silva, em “O Princípio da Especialidade das Marcas. A regra e a excepção.”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, Janeiro, 1998 – positivado no nosso Art.º 224º, n.º 1 do CPI. Veremos, abaixo, se se aplica a ambas as classes de marcas aqui em causa, ou apenas às marcas de prestígio – ver nosso ponto IV. 2 Na verdade, ponderámos apresentar as consequência legais noutro momento do trabalho, tendo depois decidido que, começar por definir a especificidade de regime destes dois institutos, permite que a interpretação deste texto se faça, desde logo, à luz do âmbito da eficácia destas duas figuras. O que pensamos muito pessoalmente, ressalvando opinião em contrário, é que estudando regras desviantes dentro de um regime de uma categoria de direitos – neste caso do direito à marca –, começar por definir em que consiste esse desvio, essa diferença, permite desde logo ao leitor identificar a sua relevância jurídica, absorvendo depois todos os seus pressupostos e mecanismos de uma forma valorativa mais completa, ampla e integrada. Para nós, definir, de início, porque é importante estudar, investigar ou discutir, certo âmbito científico atalha caminho para a eficácia da sua compreensão global.


5

Uma vez encontrados os critérios que nos permitem concluir sobre a integração

ou não de uma marca num destas duas classes, procuraremos descrever que

valores se encontram subjacentes à correlação destas figuras com aqueles

regimes excepcionais.

Seguidamente tentaremos explicitar o alcance desses regimes, designadamente,

que efeitos jurídicos comportam, de que meios de tutela beneficiam.

Por último, seleccionámos duas questões específicas e relacionadas com esta

matéria, que nos foram sugeridas pelos Ilustres Professores da Disciplina de

Direito Industrial no presente curso de Mestrado, e que se mostraram deveras

interessantes: i) o carácter self‐executing do Acordo TRIPS/ADPIC, mais

especificamente no que respeita ao seu Art.º 16º, n.º 3 que parece inserir

disciplina diferente da prevista na legislação nacional (mais propriamente no

Código da Propriedade Industrial vigente)3, alargando a excepção ao princípio

da especialidade, que nesta está prevista unicamente para as Marcas de

Prestígio, às Marcas Notórias; ii) e as questões que os nomes de domínio

levantam face a estes dois institutos, em especial no que respeita ao seu

entendimento como sinal distintivo atípico que se deve (ou não) subjugar à

protecção privilegiada destas duas classes de marcas, bem como no que respeita

às consequências jurídicas da dimensão mundial da sua utilização.

Esperamos, assim, desenhar um, minimamente completo, levantamento sobre

este tema.

3 E comunitária – veja-se Art.º 4º, n.ºs 1, 2, al. d), 3, e 4, al. a), e ainda Art.º 5º n.º 2 da Directiva do Conselho n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de Marcas, agora revogada pela Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho n.º 2008/95/CE, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e que em nada alterou, quanto à matéria em estudo, o regime da directiva anterior.


6

I. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: critérios de

classificação

Ao abordarmos este ponto do trabalho vamos começar por fazer referência às

Marcas Notórias4.

Na base da classificação de uma marca como Notória está um critério

quantitativo.

Entende‐se, generalizadamente, que a marca em causa tem de ser conhecida de

uma parte significativa do público relevante. No entanto, enquanto uns

entendem como público relevante o público em geral, outros entendem que

relevante, para este efeito, é apenas o público do circuito mercantil

(fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores) do produto ou

serviço comercializado sob aquele sinal distintivo5.

Encontramos ainda uma terceira posição mitigada, a qual, na verdade, nos

parece a mais acertada, e que defende que o público relevante varia consoante o

4 A primeira previsão normativa de natureza internacional sobre estas figuras, versa apenas sobre as Marcas Notórias, e encontra-se no Art.º 6º bis da Convenção da União de Paris, de 20 de Março de 1883, que Portugal subscreveu em 1975 (revista em: Bruxelas - 14 de Dezembro de 1900, Washington - 02 de Junho de 1911, Haia - 06 de Novembro de 1925, Londres – 02 de Junho de 1934, Lisboa – 31 de Outubro de 1958 e Estocolmo – 14 de Julho de 1967). 5 Neste último sentido Cf. Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, Coimbra, 2004, p. 356, e no primeiro sentido Cf. Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, Coimbra , 2003, p. 146. Veja-se, ainda, o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06 de Maio de 2003, no qual se reconhece a marca TOYS’R’US como notória, podendo, para tanto, ser conhecida apenas junto dos seus consumidores, entendendo-se que só a marca de prestígio precisa de ser conhecida do público em geral. Mencionemos ainda aqui que, pelo menos na doutrina norte americana, a posição de, por exemplo Américo da Silva Carvalho, é denominada de Niche Fame . Vide Roger E. Schechter e John R. Thomas, Intellectual Property – The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Estados Unidos da América, 2003, p. 705, que assim a descrevem: “ In a highly specialized economy, some trademarks may be very well known to narrow groups of consumers, but largely unknown to everyone else.”


7

tipo de produto ou serviço em causa, isto é, se se tratar de produto ou serviço

de grande consumo devemos apurar se a marca é conhecida de parte

significativa do grande público consumidor; tratando‐se de um produto ou

serviço que pela sua funcionalidade atinge apenas um sector da sociedade,

então teremos de apurar o grau de conhecimento junto do público com acesso

expectável àqueles produtos e/ou serviços.

Efectivamente, se pensarmos num material médico consumido por doentes

tratados por hemodiálise, ou até numa marca de fornecimento de peças para

martelos de pianos, só as pessoas que têm contacto aprofundado com as

necessidades a satisfazer com estes produtos ou serviços, de incidência

inevitavelmente sectorial, podem chegar ao conhecimento do respectivo

mercado. Defendemos esta terceira posição pois entendemos que se o bem é de

restrito consumo pela sua natureza, isto é, se ao consumidor médio é necessária

uma condição não comum para ter acesso ao conhecimento daquele tipo de

bem, ficariam as marcas que os fornecem em desvantagem inexplicável quando

se lhes exigisse que estas fossem conhecidas do público em geral.

Outro indicador considerado tem sido a associação directa entre “nome” da

marca e “nome” do bem6. De facto, foi já apontado como indicador da

qualificação de marca como notória o facto de o público consumidor passar a

utilizar o nome da marca como nome do bem7 na sua linguagem corrente. Na

6 Vamos tomar a liberdade de, de ora avante, apenas nos referirmos a “bem”, aqui se incluindo produtos e serviços, assim permitindo uma maior economia descritiva (embora não o faremos quando entendermos que se mostra prejudicial a uma noção rigorosa e jurídica). Aproveitamos para mencionar que, apenas com o Acordo TRIPS/ADPIC se veio a prever expressamente a aplicação do regime previsto no Art.º 6º-bis da CUP aos serviços, por previsão expressa do Art.º 16º, n.º 2 deste Acordo. 7 Quanto a este fenómeno – de nomeação geral do bem pela(s) palavra(s) que integrava(m) o sinal distintivo -, alerte-se para o risco de perda de capacidade distintiva deste sinal ao ponto de, considerada efectivamente perdida tal capacidade, o seu registo ser invalidado com esse mesmo fundamento. Caso ilustrativo do que se descreveu e que merece aqui referência é o da invalidação da marca”Cellophane” já


8

verdade é um indicador, certamente, mas, como tal, não pode constituir critério,

sendo apenas factor de integração daquele grau de conhecimento pelo público

relevante. Parece‐nos inadequado que, porque às guloseimas de forma ovóide,

recheadas de chocolate e de cobertura colorida variada, se chame normalmente

smarties (designação da marca), existindo outros fornecedores no mercado,

como é o exemplo das pintarolas, aquela marca (smarties) deixe de funcionar

como sinal distintivo de determinada proveniência.

Esta generalização de conhecimento leva‐nos a fazer aqui uma outra

ponderação que consiste em articular a noção de marca notória com a de facto

notório nos termos e para os efeitos em que o mesmo se encontra previsto em

sede de direito adjectivo (mais propriamente na nossa ordem jurídica no Art.º

514º, n.º 1 do CPC. Ver também Art.º 87º, n.º 2 do CPA)8. Arriscamo‐nos, quanto

a isto, a dizer que, embora não tenham sempre de coincidir ‐ isto é, nem só as

marcas cuja fama9 constitui facto notório podem ser consideradas marcas

notórias, não existindo uma sinonímia dos termos “notória” para marca e

“notório” para os factos, enquanto previstos na lei portuguesa (respectivamente

que a mesma palavra passou a ser o substantivo que nomeia o produto plástico em causa, inclusive com integração em dicionário. Desenvolvendo esta matéria de forma bastante completa - incluindo considerações sobre as teorias objectiva e subjectiva para a mencionada invalidação de registo (naquela entendendo-se que a decisão de invalidação deve ser independente da verificação de negligência por parte do titular da marca mas antes por efeitos da mera verificação de facto de “substantivação” do termo, nesta entendendo-se que depende da verificação de nexo de causalidade entre o comportamento do titular e a perda de sinal distintivo) encontramos, Nogueira Serens, A «Vulgarização» da Marca na Directiva 89/104/CEE , de 21 de Dezembro de 1988 (Id Est, No Nosso Direito Futuro), Coimbra, 1995, pp. 99 e ss.. Ver ainda o Art.º 10º do Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a Marca Comunitária que visa exactamente evitar fenómenos como o descrito. 8 A celebridade da marca Coca-Cola foi considerada facto notório pela doutrina alemã. Veja-se Nogueira Serens, op. cit., p. 134. Outro autor que parece fazer esta ponte é Hermenegildo Baylos Corroza, em Tratado de Derecho Industrial, p. 822, quando diz “La Ley habla de «notoriedad» del uso de la marca no registrada, utilizando la terminologia del artículo del Convenio de la Unión de Paris, que califica como notorio «el uso» relevante, es decir, el que representa el conocimiento de un heco evidente, que no necesita prueba.”. 9 Não confundir o conceito de marca “famosa” com a classificação de marca como notória ou de prestígio. Aliás no Instituto Nacional da Propriedade Industrial encontram-se, para consulta dos interessados, dois dossiers em cuja lombada se lê precisamente “Marcas Famosas”, nas quais encontramos, dentro de capas de plástico os sinais distintivos impressos, de marcas como a Adidas ou a Benetton, sem que se faça qualquer distinção entre as marcas notórias e as marcas de prestígio.


9

Art.ºs 241º, n.º 1 do CPI e Art.º 514º, n.º 1 do CPC) – a verdade é que,

ocasionalmente, fará todo o sentido que a notoriedade de certa marca acabe por

cair naquele conceito de direito adjectivo, em especial nos casos em que estamos

perante marcas de grande consumo.

Retomando os critérios de classificação em análise e antes de entrarmos na

análise das marcas de prestígio, entendemos ser de incluir o que dispõe a

Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia

Geral da OMPI ‐ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of

Well‐Known Marks, Geneva, 2000 10– quanto aos indicadores que se devem ter em

conta para se aferir da qualidade de marca notória, que são, a saber:

a. O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante11;

b. A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;

c. A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo

publicidade e apresentação, em feiras e exposições dos produtos e/ou

serviços a que a marca se aplica;

d. A duração e área geográfica de quaisquer registos, e/ou pedidos de

registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou conhecimento da

marca;

10 Ver em http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage. 11 Veja-se, ainda, no article 2 (2) da Recomendação aqui em causa que esta opera com um conceito de sector relevante do público, indicando, como tal: i) os actuais ou potenciais consumidores do tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica; ii) pessoas envolvidas em canais de distribuição do tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica; iii) círculos de negócio ou comerciais que lidam com o tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica. Acrescenta a mesma Recomendação, neste mesmo preceito e na sua subalínea (2) (b), que a marca que seja bem conhecida de pelo menos um dos sectores relevantes do público antes referidos, num determinado território nacional, deve ser considerada notória nesse Estado Membro.


10

e. Decisões de sucesso na defesa do direito da marca, em especial, no

sentido em que esta é reconhecida como marca notória pelas autoridades

competentes;

f. O valor associado à marca.

(tradução nossa)

Tratando‐se de uma Recomendação com a importante origem institucional que

tem é imperativo mencioná‐la e considerá‐la. Não podemos, no entanto, deixar

de fazer a ressalva de que, embora parecendo que coloca novos critérios para

além do quantitativo acima mencionado, para nós a mesma Recomendação não

faz senão, nos itens 2. a 6., definir indicadores ou meios de prova do grau de

conhecimento do público relevante, que continua a ter um alcance quantitativo.

Passemos, então, ao tratamento das Marcas de Prestígio, que pressupõem já

juízos de natureza quantitativa e qualitativa.

Nesta sede volta a discutir‐se se o âmbito de conhecimento da marca exigido

deve dizer respeito ao público em geral ou ao público interessado12. Para

aqueles que, como Luís Couto Gonçalves, entendem que uma marca, para ser

notória, precisa de ser conhecida do público em geral, a marca de prestígio deve

igualmente gozar notoriedade na mesma esfera13. Há até quem exija para estas

12 No entanto, uma decisão deste ano civil do Tribunal da Relação de Lisboa, Ac. de 22 de Janeiro de 2009, sobre a marca SALSA, exige que a marca seja conhecida do grande público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados. Registe-se, ainda que o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu a já mencionada decisão sobre as marcas TOYS’R’US e NAILS’R’US e na mesma declara que para ser de prestígio uma marca tem de ter o seu grau de conhecimento aferido junto do público em geral, enquanto para as marcas notórias releva apenas o seu público consumidor. 13 Luís Couto Gonçalves, op. cit., p. 155. O BGH chegou a tomar decisão com base na exigência de uma taxa de 80% da população como conhecedora da marca para a considerar de prestígio (vide Serens, op. cit. pp. 133 e 134). Em sentido contrário veja-se decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 14 de Setembro de 1999, proferida no âmbito do Proc.º C-375/97, (General Motors vs. Yplon) onde se lê : “(…) 24 O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado,


11

marcas uma super‐notoriedade, isto é, um grau de conhecimento superior ao

exigido para a qualificação de uma Marca Notória, como é o caso de Nogueira

Serens14 15. Salvo o devido respeito, desenvolver este raciocínio comparativo

quantitativo exige ainda que se defina, à partida, um quantum para as marcas

notórias, para se poder concluir que uma marca (de prestígio) é conhecida por

uma quantidade maior do público relevante. Para aqueles que aceitam

determinar uma percentagem única mínima para aferição de uma marca como

notória – e que já rejeitámos ‐, este critério mostra‐se mais facilmente aplicável

do que, para os outros que, como nós, não aceitamos este mínimo. Ou mesmo,

uma vez que esse mínimo não se encontra definido e foi até rejeitado pelo

TJCE16, ficará por decidir com que marcas notórias há que comparar o quantum

de conhecimento a ter em conta como determinando certa marca como notória,

para se poder concluir que uma marca, com um quantum superior de

conhecimento, é uma marca de prestígio.

nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional. 25 Nem a letra nem o espírito do artigo 5._, n._ 2, da directiva autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público assim definido. 26 Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. 27 Ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover.” (sublinhado nosso) Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0375:PT:HTML . Sobre esta questão de definição de uma percentagem, a nossa opinião é que a determinar-se um valor percentual, este só pode tornar-se imperativo depois de apurado por cientistas, provavelmente das áreas do Direito, da Economia, Marketing e da Estatística, conjuntamente, que investiguem e concluam sobre quais os universos do público a observar, as questões que devem ser respondidas e as fórmulas estatísticas a observar. Entendemos, que, por razões de segurança jurídica, tal percentagem, a provar-se cientificamente possível, deve ser formalmente imposta, mesmo positivada, não devendo, os Tribunais usar uma percentagem para estes efeitos, baseada em alguma arbitrariedade, como, salvo o devido respeito, parece ter sido o caso. 14 Nogueira Serens, A “Vulgarização”…, p. 9. 15 Quanto à incidência territorial do prestígio, consulte-se Jorge Novais Gonçalves, A marca prestigiada no Direito Comunitário das marcas – a propósito da oposição à marca comunitária, Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, Janeiro 2008, p. 341 a 344. 16 Ver nossa nota 13.


12

Há ainda que tratar do critério qualitativo. Para determinada marca se integrar

na qualidade de Marca de Prestígio esta tem de gozar desta mesma qualidade.

Importa, então, definir como integrar este adjectivo (prestígio) que

consubstancia um verdadeiro pressuposto de aplicação de regime, regime esse

que em parte consiste na ultrapassagem de um princípio nuclear do direito de

marcas e do direito de concorrência que é o princípio da especialidade.

Quanto a este critério parece‐nos que aqueles, que usam indicadores como

excepcional atracção17, reputação18, boa imagem da marca19, elevado valor

simbólico‐evocativo 20 (é o que preferimos), estão no caminho certo.

Adiantemos aqui o nosso modesto ponto de vista. O “prestígio” exigido na

aplicação deste regime consiste, para nós, numa representação mental associada

à marca que evoca, na pensamento do público relevante21, uma imediata e

superior avaliação desta e dos bens pela mesma fornecidos, que a torna rara22 e

especial no sentido de que poucos atingem esse mesmo grau de avaliação tão

positiva. O mesmo é dizer que, sempre que o público toma contacto com a

marca a associa a uma esfera reduzida, que apenas alguns atingem, destacando‐

se, de forma extraordinariamente positiva e reputada. Esta confiança e estima

por marcas que sejam capazes de produzir este efeito no consumidor trazem,

17 Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Coimbra, 2008, p. 312. 18 Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, p. 378. 19 Jorge Novais Gonçalves, “A marca prestigiada...” , p. 327. 20 Luís Couto Gonçalves, Função Distintiva da Marca, Coimbra, 1999, p.169. 21 Relembramos, que, em nossa opinião, será o público do circuito comercial do bem, dependendo este circuito do facto de estarmos perante um bem de grande consumo ou de consumo restrito – ver nossas pp. 6 e 7 acima. 22 Não queremos, no entanto, que se confunda esta chamada da noção de raridade com a “uniqueness or singularity” exigida por parte da jurisprudência norte americana, que se encontra na origem da «dilution theory» e que (o seu apresentador originário) Frank Schechter, em 1927, invocava. Schechter fazia depender directamente o quão diluível podia ser uma marca do seu grau de originalidade. A nossa fonte para esta nota foi, Nogueira Serens, “Sobre a «Teoria de Diluição da Marca» no Direito Norte-Americano,” Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos Profs. Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, Vol. I, Coimbra, 2007, pp. 201 a 203.


13

certamente, uma capacidade de aviamento (selling power) que só por si é

financeiramente avaliável e extremamente valiosa23.

Convém distinguir, como o faz Luís Couto Gonçalves24, esta capacidade

distintiva e super atractiva da efectiva qualidade dos bens que a marca oferece.

Na verdade, concordamos com este autor na medida em que a prova da

excepcional qualidade desses bens não é a pedra de toque do prestígio a

assinalar, mas a qualidade reconhecidamente estimada da marca. O que

verdadeiramente interessa é que o público reconheça uma auréola de

excepcional reputação àquela “origem”, que pode vir da qualidade dos seus

produtos, do estatuto que os mesmos oferecem, da conotação imediata que a

apresentação de determinado bem pode trazer consigo ao nível social, por

exemplo.

Encontramos, até, terminologias como marcas fortes e marcas fracas, para

designar aquelas, que respectivamente, são menos ou mais imitáveis25, mas em

nosso entender, estas não satisfazem a concretização dos conceitos de

notoriedade (em nossa opinião quantitativo) e de prestígio (em nossa opinião

mormente qualitativo), nomeadamente porque muitas marcas, mesmo sendo

fortes, não atingem um grau de conhecimento verdadeiramente significativo ou

uma avaliação de reputação positiva de tamanha raridade que permitam a sua

integração, naquelas classes, com a exigência interpretativa aconselhável, isto é,

23 Sobre os meios de prova de que se podem deitar a mão para provar o prestígio da marca vide Jorge Novais Gonçalves, “A marca prestigiada…”, pp. 339 a 341, a saber: quota de Mercado, alcance geográfico, investimento na promoção, atenção da comunicação social, duração da utilização. E ainda Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de Janeiro de 2009, sobre a marca SALSA, no qual os artigos de imprensa, ou opiniões recolhidas de sítios na internet, contendo impressões de terceiros insusceptíveis de controle ou manipulação, são considerados meios de prova relevantes para a aferição do prestígio de uma marca. 24 Cf. Luís Couto Gonçalves, Manual …, p.313. 25 Roger Schechter e John R. Thomas, op. cit., p. 697 ou Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, pp. 365 e 366.


14

sem deixar de abrir demasiado os conceitos em causa na medida em que,

relembramos, inserem consequências excepcionais.

E no que concerne à relação entre as marcas notórias e marcas de prestígio,

relevante parece ser analisar se existe algum nível de dependência entre estas.

Concretizando, estudar se a marca para ser de prestígio está dependente de um

juízo prévio e positivo de notoriedade.

Entendemos que o público relevante, para efeitos de aferição da notoriedade de

uma marca, varia conforme o bem seja de grande ou restrito consumo. Ora,

atendendo aos fundamentos deste nosso entendimento26, não mudamos,

logicamente, agora, de critério na aferição do prestígio das marcas. Concluímos,

assim, que, exigindo‐se o preenchimento de um requisito igual este servirá

ambas as conclusões. O que repudiamos, no entanto, é qualquer pré‐definição

no sentido de a uma destas classes de marcas ser exigível maior grau de

conhecimento do que à outra. Acrescentem‐se até, as palavras de Américo da

Silva Carvalho, “ As marcas notória e de prestígio não têm de ser colocadas na mesma

escala hierárquica, mas em planos diferentes (…)27Uma marca pode gozar de maior

notoriedade do que outra e ter menos prestígio e vice‐versa.28”

Contudo, para que a marca de prestígio seja assim considerada esta tem ainda

de passar uma segunda prova, a prova da sua excepcional reputação – a

aplicação do critério qualitativo ‐ que é a pedra de toque desta qualificação, e o

que, efectivamente, a distingue da marca notória.

26 Ver nossas pp. 6 e 7 acima 27 Direito de Marcas, p. 373. 28 Op. cit. nota anterior, p. 385. Neste sentido ver, ainda, mesmo Autor, Marca Comunitária (Os motivos absolutos e relativos de recusa), Coimbra, 1999pp. 108 e 109


15

Estas delimitações conceptológicas são deveras difíceis e parafraseando Roger

Schechter e John R. Thomas29: “it is unlikely that the process will ever evolve from art

into pure science.”30

Estabelecidos que estão, de forma resumida, os critérios que têm vindo a ser

utilizados para classificar as marcas como notórias ou de prestígio, cumpre

agora fazer uma apreciação valorativa dos interesses a tutelar.

29 Op. cit., p. 701. 30 “É pouco provável que o processo alguma vez evolua da arte para pura ciência.” (tradução nossa)


16

II. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: enquadramento

valorativo

1. As funções das marcas

Por razões de enquadramento, atentemos, antes de mais, nas funções das

Marcas.

Como é consabido, a função primordial31 da marca é a sua função distintiva,

isto é, aquela que permite ao consumidor médio32 distinguir certo produto ou

certo serviço de outro produto ou outro serviço (em sentido estrito), e distinguir

certo produto ou serviço de uma fonte, de outro produto ou serviço de fonte

diferente (sentido amplo).

Seguindo Luís Couto Gonçalves33, que opta por uma classificação tripartida

destas funções, vamos referir as duas que faltam34: i) a função de garantia; ii) e a

função publicitária.

31 Entendendo que estão equiparadas, em termos de relevância, as funções distintiva e publicitária, veja-se, Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, p. 144. 32 Este consumidor médio deve ser aferido com base na figura do bónus pater familiae prevista no nosso ordenamento no Art.º 487º, n.º 2 do Código Civil, mas sem perder de vista a sua qualidade de consumidor – ver Américo da Silva Carvalho, “Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca)”, Direito Industrial, Vol. III, Coimbra, Fevereiro, 2003, p.93. No sistema canadiano, por exemplo, encontramos a expressão “the casual consumer somewhat in a hurry” - usada no processo que opôs a Mattel, empresa titular da marca Barbie, à proprietária de restaurante cujo nome de estabelecimento era Barbie’s e que era o possessivo diminutivo de Barbara, nome próprio da mesma proprietária – que, na verdade, é descrito pelo Supreme Court como tendo as características do nosso bom pai de família, a saber “It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion”. Veja-se no artigo de J. Tumbridge, na European Intellectual Property Review, Vol. 30, Issue 9, 2008, pp. 359 e 360. 33 Luís M. Couto Gonçalves, “Função da Marca”, Revista de Direito Industrial, Vol. II, pp. 111 e 112. 34 E que, não obstante a existência de várias outras classificações, nomeadamente levantadas por Américo da Silva Carvalho na op. cit. pp. 105 a 107, servem perfeitamente os propósitos conducentes aos valores que pretendemos aqui encontrar. Referiremos, apenas, a função condensadora de good will aventada por Fernandez-Nóvoa, Tratado de Derecho sobre Marcas, Madrid, 2004, pp. 76 a 78, e mencionada por aquele autor português que pode relevar quando tratarmos dos valores protegidos pelas Marcas de Prestígio.


17

Enquanto a primeira (a função de garantia) consiste numa referência de

confiança, para o consumidor, da manutenção de certas características do

produto ou serviço, porquanto estes são fornecidos por uma concreta entidade

que detém o ónus de um uso não enganoso da marca (para usar a expressão de

Américo Silva Carvalho35), a segunda (a função publicitária) consiste na aptidão

que o sinal distintivo tem para, junto dos consumidores, promover o

conhecimento da sua existência, a sua imagem e, a final, a sua comercialização,

o seu consumo.

Ora, fazendo a ponte entre as funções presentes no regime que tutela cada uma

das classes de marcas em estudo, vemos que, pela própria letra das normas que

disciplinam esta matéria, no que respeita às marcas notórias, a função protegida

é, sem dúvida, a função distintiva da marca.

Efectivamente, desde o Art.º 6º bis da CUP que se prevê normativamente que a

protecção aí prevista visa evitar o estabelecimento de confusão de uma marca

com outra, quando esta, no país de registo daquela, é notoriamente conhecida

como já sendo marca de outrem. Encontramos ainda no direito comunitário, na

DM, a mesma previsão na conjugação do Art.º 4º, n.º 1, al. b) e n.º 2 al. d) e, no

âmbito do nosso direito interno, no Art.º 241º, n.º 1 do CPI onde se lê:

“Art.º 241º

1 – É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua

reprodução, imitação, ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for

aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir‐se ou se,

35 Américo da Silva Carvalho, “Usos Atípicos…”, p.95.


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dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.”

(sublinhado nosso)

Assim se vê que, no que respeita à previsão das marcas notórias o que podemos

certamente considerar é que o seu regime procura preservar (pelo menos36), a

função distintiva da marca.

Já no que respeita à marcas de prestígio a função que encontramos

especialmente protegida é a função publicitária da marca.

A letra da lei acaba, também neste caso, por nos levar a concluir que há algo a

proteger para além da garantia da identificação da proveniência do bem. Na já

referida DM, bem como no nosso direito interno, CPI, encontramos redacções

que fazem depender a aplicação da sua estatuição ‐ a possibilidade de

exclusividade sobre o sinal distintivo com alcance para além do princípio da

especialidade – da ameaça de valores que dizem respeito apenas à própria marca,

nomeadamente, o seu carácter distintivo ou o seu prestígio.

Em ambos os seguintes normativos, no Art.º 4.º, n.º 3 da DM e no Art.º 242º, n.º

1 do CPI, encontra‐se a seguinte expressão:

“(…) sempre que o uso da marca posterior procure [sem justo motivo]37 tirar partido indevido

do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá‐los.”

36 Não vamos aqui adiantar a discussão da possível protecção também da função presente no regime das marcas de prestígio, por aplicação do Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC, às marcas notórias, já que abaixo lhe vamos dedicar capítulo próprio. 37 Expressão constante do preceito da Directiva e transposta para a ordem jurídica nacional apenas no Art.º 323º, al. e) do CPI que prevê a tutela penal deste tipo de marcas. A título de informação complementar diga-se que foram aventadas hipóteses de justo motivo, nomeadamente registos anteriores de marcas anteriores de âmbito local ou, por Nogueira Serens, na sua obra A “Vulgarização”…, p. 253, que indica os casos de exercícios de direitos como a publicidade comparativa (entre nós prevista no Art.º


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Parece, então, que aqui a preocupação é a de defender a manutenção do efeito no

consumidor que se atinge quando se promove ou comunica a marca, e que , no

caso das marcas de prestígio ‐ pela sua excepcional qualidade, pelo seu

investimento publicitário de grande envergadura, pela simples raridade ou pela

sublimação estética que com felicidade do bem atingiu ‐, insere um valor

superior na medida em que estas se tornaram especialmente atractivas. Sendo

este valor evocativo superior preservado, em consequência, é automaticamente

protegido o efeito do mesmo, sempre que a marca é comunicada, ou

publicitada, sempre que o consumidor entra em contacto com esta manter‐se‐á

aquele efeito especialmente atractivo. Ora, tal evocação dá‐se quando a marca

chega ao conhecimento dos consumidores e a publicidade é o meio actual, por

16º do Código da Publicidade), a liberdade de expressão, e a liberdade de criação cultural. Na senda destas “utilizações livres” encontramos uma discussão bastante interessante sobre a Paródia aplicada às marcas. O mesmo autor afirma, na mesma obra, a páginas 254 que, “(…) as marcas de prestígio podem ser objecto de sátira ou paródia [diga-se até que a paródia é obra protegida em sede de Direito de Autor – Cf. Art.º 2º, n,º 1, al. n) do CDADC], mesmo que uma e/ou outra lhe causem os males referidos no Art.º 5º, n.º 2, in fine, da Primeira Directiva”. Ainda neste sentido encontramos, no ambiente jurídico norte americano, em Schechter e Thomas, op. cit., p. 721, a seguinte afirmação “the use of altered trademarks in parodies by «satirists» who sell «no product other than the publication that contains their expression» would not constitute dilution (…)”. Ainda na mesma senda encontramos um caso curioso, descrito em artigo publicado na European Intellectual Property Review (Vol. 27, Issue 11, 2005, pp. 436 a 438), da autoria de Daniel Greenberg, no qual foi chamado a pronunciar-se o Tribunal Constitucional Sul-africano, tendo o mesmo concluído que tinham ido mal os tribunais civis de instâncias inferiores ao decidir que a utilização de uma marca de prestígio nacional - Black Label da firma South African Breweries - numa t-shirt com uma piada racista que indicava que a mesma empresa praticava actos de discriminação racial – num tão sensível mundo de Apartheid – consistia em uso que denegria a reputação daquela marca e ainda por cima para, com isso, se procederem a verdadeiros actos comerciais com intenção lucrativa – a venda de t-shirts. O Tribunal Constitucional Sul-africano, entendeu, então, que o mero facto de um acto expressivo criar desconforto não é suficiente para indicar violação do disposto na Secção 34 (1) ( c) do Trade Mark’s Act - Act 194 de 1993 – e que tal consideração moral é irrelevante se a expressão merecer protecção à luz da Constituição, sendo que o descontentamento deve ser espontaneamente comunicado e que o humor é uma das grandes conquistas da democracia. Em sede de Direito Comunitário ver, ainda, Ac TJCE, de 14 de Maio de 2002, Michael Hölteroff v. Ulrich Freiesleben. Disponível em http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-2/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher


20

excelência, de comunicação com estes: aqui está a tutela da função

publicitária38.

Luís Couto Gonçalves39 no mesmo sentido refere: “A tutela alargada da marca

célebre fora do quadro tradicional do princípio da especialidade representa uma viragem

na visão da tradicional função jurídica da marca”.

Concluímos, assim, que enquanto o regime da Marca Notória tutela a função

distintiva da marca, o regime da Marca de Prestígio tutela, para além daquela, a

sua função publicitária.

2. Os riscos tutelados – risco de confusão e risco de diluição

Ligado à função distintiva da marca está, como já mencionámos, o risco de

confusão.

De facto, como se disse, a marca serve, primordialmente, para permitir ao

consumidor identificar, sem risco de falhar40, determinado bem e a sua

proveniência e, ainda, distingui‐lo de outros. Mas o risco de confusão, que

stricto sensu significa a dificuldade na distinção de um bem de uma origem de

38 Em Fernandez-Nóvoa, Tratado de Derecho…, pp. 76 a 78, já citado acima, encontramos a chamada función condensadora del eventual goodwill o reputación - que é apresentada como uma função reservada às marcas de prestígio. Ora, salvo o devido respeito, que é indubitavelmente muito, esta não será uma função da marca mas um valor que esta atinge em consequência do seu posicionamento no mercado que acaba por ter, por sua vez, consequências próprias, eventual selling power. A marca serve originariamente para identificar o bem e a sua origem (função distintiva), e serve para veicular ou comunicar as respectivas existência e proveniência (função publicitária). A qualidade, intensidade e grau de eficácia dessa publicidade não devem confundir-se com a utilidade da marca. 39 Função Distintiva …, p. 125. 40 Já vimos acima, nossa nota 31, sobre a noção de consumidor médio.


21

outro de outra origem, inclui também, o chamado risco de associação, ou risco

de confusão lato sensu.

Verifica‐se risco de associação sempre que, por identidade ou semelhança41

entre marcas e identidade ou afinidade42 entre bens, o consumidor possa ser

levado a pensar que há alguma relação, nomeadamente de grupo empresarial,

patrocínio ou outro apoio, do titular da marca conhecida com a nova marca, por

forma a conotar entre estas comunhão na origem.

Estes dois riscos (de confusão stricto sensu e de associação) estão expressamente

previstos nas seguintes normas nos Art.ºs 4º, n.º 1, al. b) e n.º 2 al. d) da DM e no

Art.º 241º, n.º 1 do CPI).

Já o risco de diluição tem um conteúdo muito diferente.

A teoria da diluição ou dilution theory parece ter sido apresentada de forma

estruturada, pela primeira vez, em 1927, por Frank Schechter, autor norte‐

americano43. Na sua concepção originária da dilution theory, e conforme

descreve Nogueira Serens44, “O que verdadeiramente importava (…) era, pois a

41 Definindo marca que seja reprodução ou imitação de marca anterior veja-se Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, pp. 130 a 140: a análise pode não ser só de semelhança gráfica ou fonética, mas conceptual, sempre que o conceito exista. Veja-se, ainda, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13 de Janeiro de 2009, que trata os conceitos de imitação e usurpação de marcas, dos vários tipos: nominativas, gráfica, mistas, relacionando este conceitos com a necessidade de verificação de risco de confusão. 42 Sobre esta noção veja-se Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, p. 133 a 136., ou Américo da Silva Carvalho, “Usos atípicos…” pp. 83 e 84. Estes serão afins, certamente, se forem substitutos (açúcar e adoçante), complementares (secador de cabelo e escova), acessórios (candeeiros e lâmpadas) ou derivados (leite e iogurte), isto é, aqueles em que se encontra elasticidade cruzada na sua procura (ver Luís Pedro Domingues em “A Função da Marca e o Princípio da Especialidade”, Direito Industrial, Vol. IV, Coimbra, Fevereiro 2005, p. 460). Ver, ainda, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Novembro de 2003. 43 Ver nossa nota 21. 44 Sobre a “Teoria de Diluição…, pp. 202 a 203.


22

uniqueness or singularity da marca e não o grau de imposição que ela lograra no

tráfico. (…)(i) uma marca podia ser conhecida da generalidade da população (…) e

ainda assim não ser alcandorável à categoria de marcas diluíveis (…) – a tutela contra a

diluição visava, por conseguinte, a salvaguarda de «exclusividade» da marca, e não

aquilo em que ela se tornara «by insisting, persistent advertising».”

No entanto, outra ordem de ideias surgiu que contraria esta exigência de

“natural‐born capacidade distintiva”. A esta tese chamou‐se secondary meaning e

determina que a marca pode vir a adquirir, pela forma como se vai impondo no

mercado, uma capacidade distintiva que deve ser juridicamente tutelada, não

obstante a sua expressão não conter extrema originalidade ou singularidade,

podendo, inclusive, ser‐lhe conferido outro sentido na linguagem que não a da

identificação do sinal distintivo, nomeadamente nos casos em que as marcas

inserem nomes de pessoas. Para esta tese, há um significado que o público

acaba por passar a atribuir a um determinado sinal, um segundo sentido, que

passa a corresponder à identificação da origem do bem, isto é, como marca45.

Esta tese foi, aliás, consagrada na DM no seu Art.º 3º, n.º 3, e no CPI vigente nos

seus Art.ºs 238º, n.º 3 e 265º, n.º 2.

Concordamos com esta segunda posição. Pensemos na marca Montblanc. Não

poderá a mesma ter adquirido capacidade distintiva quando relacionada com

canetas, carteiras, relógios e perfumes? Mont Blanc é também o nome do monte

mais alto dos Alpes.

Cumpre agora descrever em que pode consistir essa mesma diluição.

45 Ver Nogueira Serens, Sobre “A Teoria da Diluição…”, p. 213.


23

Há duas hipóteses clássicas de diluição e cuja autonomização tem a sua origem

ainda nos Estados Unidos da América: a dilution by blurring e a dilution by

tarnishment.

Na primeira modalidade a marca perde a sua especialidade e raridade pelo seu

uso que passa a ser frequente, tornando‐se banal ao ponto de o processo mental

de associação automática do sinal a um bem de rara reputação ‐ que dissemos

acima defender ser o que atribui a uma marca a sua qualificação como de

prestígio ‐, deixar de se fazer, por existirem diferentes fontes e variadas

aplicações do mesmo. Ou seja, agora, com a nova marca no mercado, antes do

consumidor pensar ou perceber se os sinais estão a ser aplicados para

identificar aquele bem e aquele titular (da marca que detinha o prestígio), terá de

receber outros inputs, deixando de fazer a associação exclusiva e imediata de

que acima falamos.

De facto, mesmo que aquela ligação marca‐origem‐bem não se esboroe ao ponto

de se perder totalmente aquela ligação imediata, a verdade é que quanto mais

restrito for o uso de qualquer semelhança à marca, quanto menos prolífero for o

uso dos sinais que integram a marca em contexto diferente do uso da própria

marca, mais o automatismo e a exclusividade de entendimento se preservam.

Costuma dizer‐se que esta modalidade de diluição corresponde à perda do

carácter e capacidade distintiva da marca. No entanto, não se trata aqui da

capacidade distintiva inerente a qualquer marca, como requisito até registral,

mas de uma capacidade distintiva especial, apenas de alguns, de à sua

identificação vir automaticamente associada uma imagem de raridade e

reputação excepcional.


24

Já a segunda modalidade de diluição – dilution by tarnishment – consiste numa

utilização do sinal distintivo que conduza a uma relação mental entre a marca

de prestígio e elementos depreciativos da mesma, criando para esta uma

associação que seja diminuidora da sua dignidade mercantil. Concretizando: é o

que acontece se uma marca de prestígio de equipamento de esqui se deparar

com a aplicação de sinal idêntico ou semelhante ao seu numa marca de cadeiras

de rodas ou de outros artigos ortopédicos, ou em sectores de actividade

permitidos mas socialmente reprováveis, como na indústria sexual46.

E como é que a lei prevê este(s) risco(s) de diluição? Entre os Art.ºs 4º, n.º 3, n.º

4 al. a) e 5º, n.º 2 da DM e os Art.ºs 242º, n.º 1 e 323º, al. e) do CPI a fórmula é

basicamente a mesma. Prevê‐se que marca posterior não possa “(…) tirar partido

indevido do carácter distintivo ou do prestígio de marca anterior ou possa prejudicá‐

los.”

A marca posterior tirará partido do prestígio de marca anterior se conseguir que

os consumidores, pela configuração do seu sinal, venham a consumir os bens

daquela pelo facto de tal sinal indiciar relação com a marca prestigiada, seja esta

relação de confusão ou de associação nos sentidos acima descritos ou,

simplesmente, porque lhes sugere a marca anterior e com isso os faz sentir mais

perto desta47. No fundo, e na senda de Nogueira Serens48, apenas encontramos

46 Encontrado em Nogueira Serens, “A «Vulgarização…»”, p.190, o exemplo mais conhecido deste tipo de diluição é o da venda de posters com a indicação Enjoy Cocaine com o grafismo (lettering e cor) da Coca Cola, no qual o Tribunal reconheceu o prejuízo para a reputação da marca ao ser associada ao estupefaciente. 47 No ordenamento jurídico norte americano é até reconhecido o direito a Fame of Trade Dress. O Trade Dress consiste numa embalagem ou na forma de um bem que é altamente reconhecível, indicando a sua origem, como por exemplo a forma da garrafa da Coca-Cola. No entanto, esta questão não é nada pacífica porquanto toca o registo de design de produtos. O Supreme Court decidiu que a forma de um produto exige prova do secondary meaning para poder ser considerada em sede de teoria da diluição. Ver Roger Schechter e John Thomas, op. cit., pp. 708 a 710.. Ainda sobre a avaliação de risco de confusão e diluição, tendo em conta embalagens, neste caso sobre perfumes, veja-se Ac. TJCE, de 18 de Junho de 2009, LÓréal, S.A e outros v. Bellure NV, disponível em


25

este aproveitamento se a ideia de prestígio da marca anterior for, de alguma

forma, transferível para os bens disponibilizados pelo titular da nova marca.

A marca posterior tirará partido do carácter distintivo da marca anterior ‐ e

atendendo a que aqui não estamos perante o carácter distintivo elementar das

marcas49 mas, como dissemos, de um carácter distintivo com um significado

especial – quando se perde aquela representação mental imediata com uma

origem de excepção de determinado bem de que acima falámos, por causa da

partilha com a nova marca do efeito distintivo da marca anterior e na medida

em que esta partilha atraia para si os consumidores pela confusão, pela

assunção de associação na origem ou pela proximidade simbólica entre as

marcas.

Nestes casos, a marca anterior verá desfazer‐se a sua capacidade identificativa

privilegiada por banalização, pelo que a perda da capacidade de criar, com

exclusividade, aquele processo mental de ligação marca‐origem‐bem é já,

também, o prejuízo da sua capacidade distintiva.

Sempre que a nova marca crie na mente do público uma associação entre a

marca anterior e bens conectados com realidades pejorativas, incómodas ou

depreciativas – dilution by tarnishment ‐, a marca posterior estará a prejudicar o

prestígio da marca anterior.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:180:0006:0006:PT:PDF 48 Nogueira Serens, “Sobre a «Teoria da Diluição»…”, p. 257. 49 Veja-se a posição da Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, tomada em 1990, a qual reconhece que “(…) some marks by reason of their reputation have acquired a value not confined to the Basic distinguishing function of a mark, so that they should be entitled to protection beyond that scope”. Disponível em https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=dissolvedcommittees&viewQ=99#99


26

Note‐se, ainda, que a formulação legal, quer na DM, quer no CPI, incluindo na

previsão da sua tutela penal (Art.º 323º, al. e) deste Código)50 parece permitir

que estes resultados apenas sejam possíveis e previsíveis, não exigindo a sua

verificação e consumação51 52.

Diga‐se, ainda, que se discutiu bastante se a diluição se encontrava dependente

da existência ou não, em simultâneo, de um risco de confusão53 54.

50 Interessante poderá ser analisar em profundidade a possibilidade de, atenta a respectiva formulação legal, o crime de uso ilegal de marca ser considerado um crime de perigo, sendo que, de acordo com Figueiredo Dias nos parece, mas confessamos que não aprofundámos esta análise, que a al. d) do Art.º 323º do CPI sugere crime de perigo abstracto, na medida em que o risco integra a motivação da proibição e não o seu perigo efectivamente verificado. Temos mais dúvidas no que respeita às marcas de prestígio, porquanto no que concerne a estas a lei prevê os “tipos”de perigo que quer evitar. Não nos podemos alongar nesta análise, para a qual não temos neste trabalho, lamentavelmente, cabimento, mas não queríamos deixar de colocar aqui a questão. Ver Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Coimbra, 2004. 51 O BGH já entendeu, conforme explica Nogueira Serens em “Sobre A «Vulgarização» …”, p. 147, que não basta a perda de unicidade da marca para que a diluição se encontre consumada, mas antes é necessário que o titular da marca célebre prove um concreto prejuízo, isto é, que o valor publicitário da marca de facto saia diminuído. Já quanto à jurisprudência norte-americana veja-se Nogueira Serens, op. cit. na presente nota, pp. 270 e 271. No nosso ordenamento jurídico veja-se o recente Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de Janeiro de 2009, sobre a marca SALSA, do qual resulta a exigência de mera probabilidade de diluição onde se lê “(…) a tal excepcional capacidade evocativa que, justamente, lhe está associada, será indubitavelmente abalada por efeito da diluição que o uso da mesma marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos ou serviços, forçosamente provocará.”, sendo que da matéria de facto provada não resulta a comprovação de qualquer dano efectivamente verificado àquela data decorrente de qualquer das formas de diluição conhecidas. Ver ainda Acórdão do TJCE, de 27 de Novembro de 2008, proferido no processo C-252/01 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd: “38 Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual (…). Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efectiva para poder fazer proibir o uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro.” 52 Uma abordagem interessante, é verificar que, no Art.º 242º, assim como no Art.º 323º al. e) do CPI, parece exigir-se dolo na actuação do agente que pretende registar ou que use nova marca conflituante, o que retiramos da expressão (…) sempre que o uso da marca posterior procure (...). Assim o diz, também, Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, p. 371 que chama a atenção para, no caso do RMC, não se prever que a marca posterior “tenha de procurar” um dos efeitos a evitar, bastando que a mesma venha a beneficiar do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los. Pensamos, pela nossa parte, que a fórmula do RMC é a que melhor exprime a teleologia do regime das marcas de prestígio que é essencialmente objectiva, isto é, acima de tudo visa evitar o efeito de diluição destas marcas, independentemente de um juízo sobre a intenção do titular da marca posterior. 53 Nomeadamente quanto ao tratamento desta matéria pela jurisprudência canadiana veja-se A. Kelly Gill, “Famous Marks in Canada: Has the Supreme Court Increased Their Ambit of Protection”, European Intellectual Property Review, Vol. 28, Issue 10, Outubro de 2000, pp. 543 e 544.


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No Lanham Act (Estados Unidos da América) lê‐se, na sua Secção 4555, que o

termo diluição significa a perda de capacidade distintiva de uma marca

independentemente de concorrência entre as marcas e de risco de confusão56.

Quanto a esta matéria é muito interessante a posição de J. Thomas McCarthy57

que equaciona quais serão as possibilidades de uma marca se diluir sem que,

inerentemente, encontremos a possibilidade do público representar a hipótese

da nova marca ter uma qualquer relação legítima, como sponsorship, affiliation or

connection (nas palavras do autor) com a marca anterior. No entanto, este acaba

por assumir a hipótese de pura diluição, só a reconhecendo como verdadeira

nos casos em que aquela associação não acontece e ainda assim a marca sofre

lesão no seu prestígio.

Ao que cumpre efectivamente atender é ao efeito negativo que a nova marca

pode ter na exclusividade de representação mental positiva que a marca

anterior gozava. Na verdade, a marca posterior pode ser aplicada (idêntica ou

semelhante à marca anterior), a bens não idênticos nem afins, não gerar

qualquer dúvida na diferenciação de origem, mas, tão só pelo seu uso,

vulgarizar a marca anterior que perde a sua raridade e exclusividade na

representação mental já sobejamente por nós descrita58.

54 Veja-se Ac. TJCE, de 18 de Junho de 2009, L’Óréal, S.A e outros v. Bellure NV . No mesmo determina-se que o aproveitamento do carácter distintivo ou do prestígio da marca não pressupõem a existência de risco de confusão (Ver ponto 50 do Ac.). 55 Na sua versão introduzida pelo Federal Trademark Dilution Act, 1995. 56 No mesmo lê-se “The term «dilution» means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception”. 57 “Dilution of a Trade Mark: European and Unites States Law compared”, Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish, Cambridge, 2004, p. 174. 58 Nogueira Serens em “Sobre A «Vulgarização…”, p. 138, refere “(…) Quando marcas, que são semelhantes a uma marca célebre, são apresentadas ao público em sectores merceológicos diferentes, não ocorrerá risco de confusão sobre a origem dos produtos, mas existirá uma recordação da marca


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Assim, em jeito de súmula, entendemos que enquanto na protecção especial da

marca notória encontramos a tutela do risco de confusão, incluindo no seu

sentido lato, no regime das marcas de prestígio encontramos certamente a

tutela deste mesmo risco ‐ na medida em que, havendo confusão haverá sempre

banalização da marca ‐, mas também do risco de diluição, no sentido em que,

mesmo quando não haja risco de confusão, a similitude entre marcas ou a

aplicação de marca idêntica a outros bens (mesmo que não idênticos nem afins)

que gere circulação daquele sinal no mercado, poderá conduzir o público

relevante a deixar de rever no sinal distintivo da marca de prestígio anterior a

imediata e exclusiva representação de uma origem, de excepção, de um

determinado bem. Para além disto, sendo o público confrontado com a

aplicação de nova marca idêntica ou semelhante59 em condições degradantes

para aquela marca de prestígio anterior, o titular desta pode deixar de ter a

esfera da sua sempre boa imagem preservada.

célebre, porventura, apenas subconsciente. Assim, a pouco-e-pouco, o público habituar-se-á ao facto de que não é um único empresário a usar essa marca: a força distintiva da marca célebre desbota-se, o seu apelo publicitário diminui, a posição exclusiva perde-se.” 59 Há quem defenda que as marcas de prestígio exigem, para que a confundibilidade seja reconhecida, um grau de semelhança maior – op. cit nota anterior, p. 149. Parecendo discordar desta diferenciação cfr. o estabelecido no Acórdão do TJCE Sabel vs. Puma, disponível em http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-251/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher, onde se lê: “24. Neste contexto importa observar que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante. Não pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo particular, intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público”.


29

3. Os valores tutelados

Chegámos, então, ao momento de, antes de entrar na análise de aplicação de

regimes, compilarmos os valores em causa na protecção conferida a estes dois

institutos.

Do lado das marcas notórias encontramos a tutela da função distintiva da

marca, enquanto esta serve para preservar que determinado bem é identificado

com uma certa origem, assim assegurando a verdade e a confiança que é direito

do público consumidor. Em nossa opinião, esta mesma função preserva ainda a

certeza do titular da marca de que o consumidor chegará até si, até aos bens que

este coloca no mercado, de forma directa e fácil. Efectivamente, serve um valor

de defesa da veracidade e segurança junto do consumidor, mas ainda um valor

do titular da marca de segurança no simples e concreto acesso ao bem por si

disponibilizado.

Do lado das marcas de prestígio encontramos a defesa do que atrás se disse

quanto às marcas notórias60. No entanto, na génese da protecção desta classe de

marcas encontra‐se um valor entretanto adquirido no mercado: a sua rara

reputação excepcional e o respectivo carácter distintivo especial.

Ora, como dissemos acima, a capacidade de um sinal distintivo de criar a

representação mental imediata desta reputação advém, certamente, de um

factor diferencial, e nomeámos atrás, designadamente, a enorme felicidade de

sublimação estética ou um investimento publicitário de grande monta, ou

mesmo a excepção na qualidade do bem. Este factor, detido pelo titular de uma

60Atendendo àquilo em que consiste o fenómeno de diluição por banalização, o risco de confusão em sentido lato é certamente veículo privilegiado para essa vulgarização.


30

marca de prestígio, corresponde a uma mais‐valia comparativa com as restantes

marcas que a ordem jurídica decidiu proteger e salvaguardar como um valor

per se.

Aqui, protege‐se a função publicitária da marca enquanto veículo deste valor

raro e acrescido. Protege‐se, acima de tudo, o titular da marca61.

Identificados que estão os valores tutelados cumpre, agora, analisar o alcance

dos respectivos regimes jurídicos destas duas figuras.

61 Na doutrina alemã chegou a equacionar-se a defesa do interesse público também com a tutela das marcas de prestígio, na medida em que este sairia protegido da pressão psicológica que a proximidade com a marca de prestígio criaria, levando-o a consumir produtos que não provinham da fonte verdadeira ou que não estavam eivados das características que pretendiam transmitir ao público consumidor. Veja-se, Ana Maia P. da Silva Veiga, Da Função e Uso no Direito de Marca, Tese de Mestrado, Encadernação na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005, p. 107.


31

III. Marcas Notórias e Marcas de Prestígio: Regimes Jurídicos

Como dissemos quando iniciámos este nosso trabalho, a Marca Notória e a

Marca de Prestígio relevam, em especial, juridicamente, na medida em que para

estas estão previstos regimes jurídicos reguladores excepcionais.

Assim, entendemos que devemos desenvolver as regras de excepção que estes

regimes comportam, no que consistem e com que teleologia, limitando‐nos

apenas, no final deste capítulo, a fazer referência a algumas outras regras

aplicáveis a estas marcas, mas que não se integram naqueles regimes de

excepção.

Comecemos pela excepção à regra do registo.

1. A excepção quanto ao regime do registo

A primeira previsão normativa de natureza internacional sobre estas figuras,

versa apenas sobre as Marcas Notórias, e encontra‐se no Art.º 6º bis da

Convenção da União de Paris62.

O seu principal objectivo era obviar aos efeitos negativos dos regimes jurídicos

dos países que faziam depender de registo a constituição do direito de marca63.

Com a ideia de que há marcas que são do conhecimento geral, que se sabe que

já existem ligadas a certos produtos e que representam determinada origem,

62 Subscrita por Portugal em 30 de Abril de 1975. 63 Vide Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, p.146, onde se lê: “Teve por objectivo atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo.”


32

conhecidas no mercado pelo seu grau de divulgação e/ou circulação, parecia

excessivamente oneroso que o seu uso fosse comummente reconhecido mas

que, não havendo registo da mesma, outra marca idêntica ou semelhante àquela

se pudesse registar e passasse até eventualmente a impedir aquela de subsistir.

Não esqueçamos que o principal valor aqui tutelado é, como antes dissemos, a

defesa do consumidor e da sua segurança na distinção dos produtos uns dos

outros e como provenientes de determinada fonte, fenómeno para o qual, no

quotidiano, a existência ou inexistência de registo é totalmente irrelevante.

E acrescente‐se, que a previsão deste regime na CUP teve ainda em especial

atenção os efeitos do comércio internacional. Como aliás refere Jorge Novais

Gonçalves: “A criação desta figura [da marca notória] teve por objectivo proteger os

titulares de marcas cuja projecção internacional as tornava alvos fáceis de actos de

usurpação e extorsão, por parte de terceiros que se antecipavam a requerer o registo em

países ainda não explorados pelo seu legítimo titular. Nestas circunstâncias, razões de

justiça material justificam alterar o normal funcionamento das regras do registo.” 64

Na CUP, no Art.º 6º bis, a questão registral é tratada, determinando‐se que os

países signatários desenvolvam mecanismos para impedir que, marca posterior,

idêntica ou semelhante, a marca notória anterior, seja registada para bens

idênticos ou afins àqueles para que esta é aplicada, se de tal aplicação puder

decorrer risco de confusão na acepção ampla já acima descrita. Tais mecanismos

consistem na possibilidade de recusa ou invalidação de registo daquela marca

posterior, a título oficioso, sempre que a lei do país o permita, ou a pedido de

quem nisso tiver interesse.

64 Jorge Novais Gonçalves, “A marca prestigiada…", p. 328.


33

Na DM (no corpo do Art.º 4º, n.º 1 e n.º 3 – este quanto à marca comunitária ‐ e

no n.º 4 ‐ quanto à marca nacional65), assim como no nosso ordenamento

jurídico, abrangem‐se já as marcas de prestígio neste regime de excepção. Nos

mesmos ordenamentos prevê‐se que a recusa seja oficiosa (por exemplo, Art.ºs

237º, 241º e 242º do CPI). Prevê‐se, também, no CPI vigente, que os interessados

possam intervir no processo, opondo‐se ao deferimento do registo da marca

posterior, para o que têm estes de apresentar, previamente à sua intervenção, o

registo da marca notória ou de prestígio (esta para os bens pelos quais lhe é

reconhecida a reputação prestigiante) que querem fazer valer (Art.ºs 241º, n.º 2 e

242º, n.º 2).

Esta exigência de apresentação a registo é igualmente efectuada pela lei para

que a anulação de registo de marca conflituante66 com marca notória ou marca

de prestígio possa ser pedida pelo interessado (Art.º 266º, n.º 2 do CPI),

encontrando‐se ainda a mesma regra quanto à proibição de uso ilegal de marca

cuja protecção por via penal se encontra consagrada no Art.º 323º, als. d) e e) do

nosso CPI . Quanto a este último preceito um requisito é essencial: no momento

da instauração do processo crime o pedido de registo tem de estar efectuado67.

Em nosso entender estes pedidos de registo prévio têm, também, como

finalidade conduzir o titular da marca notória e da marca de prestígio a registar

a sua marca, alimentando, com este ónus, a regularidade na ordem jurídica

65 Veja-se, quanto à marca nacional, que a previsão da DM é de transposição facultativa para os Estados-Membros, enquanto no que respeita à marca comunitária é de transposição obrigatória. 66 Entenda-se, como marca conflituante, aquela que é imitação, reprodução, tradução, ou igual ou semelhante à marca notória ou de prestígio. 67 Pode aqui perguntar-se se, em sede de processo crime, se terão de provar factos de verificação necessariamente posterior à data de apresentação daquele registo, mas esta discussão levar-nos-ia longe demais, para fora do âmbito deste nosso estudo.


34

interna, isto é, que cada marca tenha o seu direito formalizado, mediante registo

válido, e protegido de forma segura, ampla e indiscutível, evitando, assim a

proliferação e o alongamento de futuros litígios e incertezas jurídicas.

Assim, pode dizer‐se que as marcas notórias e as marcas de prestígio

constituem excepção ao princípio do registo constitutivo do direito à marca,

previsto no nosso ordenamento jurídico no Art.º 224º do CPI, na medida em que

são efectivamente protegidas, independentemente de registo, já que a recusa de

marca conflituante é de natureza obrigatória e vinculada para o INPI. Na

verdade, a exigência prévia de registo constitui um ónus de intervenção

procedimental e processual e serve, como vimos, um propósito de regularização

de situação registo, conferindo harmonização e uniformização à protecção legal

das marcas actuantes em território nacional. E mesmo nos casos em que se

impõe a apresentação prévia a registo não se exige a conclusão e o seu

deferimento definitivo para que a acção de anulação ou o processo crime

possam ser decididos favoravelmente ao titular da marca notória ou da marca

de prestígio.

Parece‐nos, assim, que estas duas classes de marcas conferem, pela sua

qualidade, ao seu titular, a atribuição de direitos exclusivos de uso, arguíveis,

defensáveis e reconhecidos pela ordem jurídica independentemente da prévia

concessão definitiva de registo68.

68 O titular de uma destas classes de marcas pode ser perfeitamente passivo e ausente perante uma tentativa de registo de uma marca consigo conflituante e ainda assim ver a sua marca, não registada, protegida oficiosamente, mantendo-se, a sua exclusividade no uso do seu sinal distintivo.


35

2. A excepção ao princípio da territorialidade

Com a criação da mesma norma da CUP, o Art.º 6º bis, e da sua aplicação,

acabou por, na prática, resultar um desvio, também, ao princípio da

territorialidade69.

Na verdade, as marcas valiam apenas para o respectivo território nacional, no

qual eram reconhecidas (pelo uso ou pelo registo) e dentro do qual podiam

opor o conteúdo da sua protecção a terceiros.

Com a crescente internacionalização do comércio, esta protecção dentro de

fronteiras, que não coincidiam com os limites geográficos da circulação dos

bens, mostrou‐se insuficiente.

Assim, é, por vezes, visto como uma norma de excepção ao princípio da

territorialidade, o conteúdo do Art.º 6º bis da CUP, porquanto, pela aplicação do

mesmo, se reconhecem, em territórios nacionais de países membros da União,

direitos de marcas (notórias) que se constituíram noutro território nacional. Esta

transposição de fronteiras, nos efeitos que o direito à marca passou a deter, foi

identificada como excepção ao princípio da territorialidade70.

Como diz António Corte‐Real Cruz71 “Na verdade, a regra da prevalência da marca

notoriamente conhecida como pertencente a cidadão de país da União sobre marcas

registadas ou usadas por terceiros em Portugal, com ela confundíveis, traduz‐se, afinal,

69 Que nas palavras de Jorge Novais Gonçalves, “A marca prestigiada …”, p. 337, “(…) exprime a limitação geográfica inerente à própria natureza dos direitos de propriedade industrial os quais existem dentro dos limites territoriais da jurisdição de onde emanam (…)”. 70 Assim parece descrever esta excepção Nogueira Serens em “Sobre «A Teoria da diluição…»”, p. 261. 71 Vide António Corte-Real Cruz, “O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio”, Direito Industrial Vol. I, Coimbra, Janeiro 2001, p. 94.


36

no reconhecimento de efeitos jurídicos extraterritoriais a uma marca primeiro utilizada

noutro estado”.

Nomeadamente, com a DM (Art.ºs 4º, n.º 3) e em especial com o Regulamento

(CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a Marca

Comunitária, esta excepção ao princípio da territorialidade tomou ainda

contornos mais nítidos. Nos termos daquele regulamento, mais especificamente

no seu Art.º 8º, n.º 1, n.º 2. al. c) a existência de marca anterior notoriamente

conhecida num Estado‐Membro da Comunidade pode, se invocada pelo

respectivo titular e devidamente comprovada, determinar a recusa de registo de

determinada marca comunitária, logo, para todo o território da Comunidade – é

ainda o que se retira do Art.º 1º, n.º 2 do RMC72.

Assim se vê que, a extensão internacional da circulação de bens tem vindo a

exigir a criação de regras que ampliem geograficamente o âmbito de protecção

aos direitos de marca, pelo menos àqueles que versam sobre marcas cujo

conhecimento efectivo em vários territórios é valor adquirido pela imposição da

marca além fronteiras.

3. A excepção ao princípio da especialidade

Esta é a excepção que mais polémica tem levantado, na medida em que estende

o exclusivo de uso da marca a bens que não sejam nem idênticos nem afins aos

72 No qual se lê :“Art.º 1º (Marca comunitária) 2 -A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.” Sobre a unidade da marca comunitária e as preocupações de articulação com os regimes nacionais, ver, Pablo Mourenilla Allard, La protéccion jurisdicional de la marca comunitária, Madrid, 1999


37

bens a que a marca é aplicada, podendo constituir, assim, um limite à livre

concorrência.

Esta excepção é, tal como dissemos acima, e sem prejuízo da análise do efeito

directo do Acordo TRIPS/ADPIC (que faremos em seguida), aplicável apenas às

marcas de prestígio (Art.º 242º, n.º 1 do CPI). Nesta regra encontramos o

verdadeiro âmbito de protecção desta classe de marcas.

Com a sua previsão e aplicação pretende‐se salvaguardar que certas marcas,

que tenham adquirido um determinado nível de reputação e tenham criado, no

público, a capacidade de gerarem uma relação mental entre si e uma auréola de

excelência, não percam, por amiudadas diferentes utilizações ou por utilizações

depreciativas, a capacidade de criar aquela associação mental, ou seja, que não

vejam diluída a sua capacidade identificativa e distintiva especial.

No entanto, a aplicação desta excepção merece algumas considerações

complementares.

É que, o facto desta protecção ser um desvio a um princípio estrutural que,

como dissemos, é o da prossecução e protecção da livre concorrência, faz com

que a sua aplicação deva ser cautelosamente efectuada.

Na verdade, não podemos esquecer que a marca de prestígio impedirá o uso ou

registo de outra marca para além do princípio da especialidade, se marca

posterior constituir tradução ou for igual ou semelhante àquela. Poderá pensar‐

se que quanto maior for o prestígio da marca, maior terá de ser o grau de

proximidade entre esta e a marca posterior, porque maior é o grau de clareza na


38

apreensão de uma marca que tem especial efeito evocativo73. Não pensamos que

esta possa ser uma regra assumida como critério de aplicabilidade desta

excepção. O que importa é saber se, comparando a marca de prestígio com a

marca posterior, a utilização desta última pode (ou não) gerar um dos efeitos

parasitas ou prejudiciais que este regime visa evitar, id est, se a nova marca

poderá tirar partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou

se puder prejudicá‐los.

Outro elemento que pensamos dever ser apreciado, também por cautela,

respeita à necessidade de cruzamento no mercado entre marcas. É que, para

nós, que estamos entre aqueles que entendem que o público relevante, para

aferir a existência de uma marca notória ou de prestígio, varia conforme o bem

é consumido pelo público em geral ou por um grupo restrito de consumidores,

julgamos que a diluição só se dá se o mercado, no qual vier a ser usada a marca

posterior, se cruzar com o mercado da marca de prestígio. Assim, parece‐nos,

salvo melhor opinião, que apenas encontrando‐se as duas marcas em face do

mesmo público se poderá dizer que aquela diluição se poderá verificar.

Não obstante termos dito que a análise desta excepção é matéria, pelo menos

conforme ao nosso CPI e ao Direito Comunitário, limitada às marcas de

prestígio, aproveitamos para fazer aqui um pequeno desvio e voltar às marcas

notórias.

Isto apenas para indicar que se tem vindo a entender que, quanto maior for o

grau de conhecimento da marca, ou a sua notoriedade, maior é o círculo no

73 Ver nossa nota 57 acima.


39

qual se integram os bens a considerar, idênticos ou afins, para efeitos de

integração das limitações ao registo de marcas conflituantes.

Quanto a esta relação, afirmamos a nossa concordância.

De facto, quando uma marca se torna notória, a mesma traz consigo a

presunção de que a sua fonte é de grande expansão ou solidez económica.

Numa lógica liberalista e capitalista, o empreendedorismo em sectores de

actividade diferentes de grandes empresas tem‐se mostrado comum. Assim, a

possibilidade do consumidor por a hipótese já mencionada de relação de grupo,

patrocínio, ou outro tipo de apoio já anteriormente referida – quando nos

debruçámos sobre o risco de associação ‐, é expressão deste fenómeno. Ora,

exemplificativamente, digamos que, se uma marca de artigos de desporto como

a NIKE passar a comercializar alimentos vegetarianos, o público mais

facilmente pensará que se trata de uma mesma fonte do que se uma marca de

roupa menos conhecida o fizer.

Ora, se a notoriedade de uma marca faz alargar o escopo da noção de produtos

ou serviço idênticos ou afins, alargando do ponto de vista substancial o seu

âmbito de protecção merceológica a classes de bens a que marcas não notórias

não chegariam, mais se compreende que, detendo a marca de prestígio um

valor especial de raridade de reputação a preservar, possa esta ser igualmente

limitadora, ainda em maior escala, da esfera de aplicação de marca que com

esta tenha proximidade evocativa74.

74 Uma das questões que se pode aventar aqui é a do merchandising que, embora no que respeita a outras classes de marcas se possa discutir se é livre face ao princípio da especialidade, já quanto às marcas de prestígio parece ser claro que está dependente de autorização do seu titular. Face a todo o exposto, certamente que o uso ou a tentativa de registo para este tipo de exploração económica de marca de prestígio consistiriam em actos passíveis de reacção por parte do proprietário desta. Sobre esta matéria


40

Contudo, a protecção ultramerceológica não chega, automaticamente, a todos

os bens no mercado. É preciso que, entre a aplicação da marca conflituante a

determinada classe de bens e a possibilidade de verificação de um dos efeitos a

evitar ‐ e expressamente consagrados na lei de diluição ou degradação da

reputação e do carácter evocativo da própria marca ‐, haja, também, um nexo de

causalidade.

Queremos com esta exigência de nexo de causalidade dizer o seguinte: em

nosso entender, é preciso que a possibilidade de lesão ao carácter distintivo ou à

reputação da marca de prestígio decorra do aparecimento e presença no

mercado da marca posterior, que, pela sua identidade ou semelhança e

aplicação a certos bens, bem como, pela circulação num determinado círculo do

comércio, originem aqueles danos. Parece‐nos, adite‐se, ser aqui de aplicar a

regra contida no CC, no seu Art.º 563º, aferindo este nexo de causalidade pela

teoria da causalidade adequada75.

Assim, nem todas as aplicações merceológicas de marca posterior idêntica ou

semelhante a marca anterior de prestígio são incompatíveis com a protecção

desta, tal como a mesma está prevista no nosso ordenamento jurídico76.

veja-se Maria Miguel Rocha Morais de Carvalho, ”Merchandising de Marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas), Coimbra, 2003, pp. 131 e 132. Ver, ainda, Ac TJCE, de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club plc v Matthew Reed, disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:323:0022:0022:PT:PDF 75Vide, Acórdão do STJ, de 02 de Novembro de 2004. No mesmo se afirma: ”(…) o Supremo Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que, segundo a teoria da causalidade adequada, para que um facto seja causa de um dano é necessário, antes de mais, no plano naturalístico, que ele seja condição sem o qual o dano não se teria verificado e, depois, que o facto concreto apurado seja, em geral e em abstracto, adequado e apropriado a produzir o dano.” Este critério relevará, ainda, como veremos, no caso de indemnização a pagar à marca lesada, já que, em nosso entender, a tutela civil em sede de responsabilidade civil extracontratual é aplicável neste âmbito, ver nosso ponto III, 4. abaixo 76 Uma questão mais a abordar, e interessante, diga-se, é a colocada por Nogueira Serens, em “A «vulgarização…»”, p. 15, quando este questiona o equilíbrio e a justiça de, por um lado, se preservar a raridade de uma determinada marca para além do princípio da especialidade, em nome da reserva da sua


41

Ainda quanto ao uso de marca conflituante com a marca de prestígio importa

referir que nem todas as utilizações se mostram contrárias à lei, mas apenas

aquelas que integrem o uso comercial da marca. Esta concepção, restritiva77,

permite que, em última instância, o uso de marca conflituante com a anterior,

possa até causar um dos efeitos que se pretendem evitar com a protecção da

marca de prestígio, mas se não estiver em causa o uso comercial da mesma, a

aplicação do direito industrial e do direito de marcas falha, já que este direito

confere um exclusivo de utilização merceológica, comercial, da marca (Art.º 224,

n.º 1 do CPI).

Com todas estas reservas certamente já se concluiu que estamos do lado

daqueles que, como Luís Couto Gonçalves, defendem uma aplicação restritiva

desta protecção ultramerceológica. Este mesmo autor, na sua obra “Função

Distintiva da Marca”78, defende a interpretação restritiva não só da noção de

marca de prestígio, mas igualmente do critério de semelhança entre marcas79,

capacidade distintiva e prestígio, como se este fosse um valor frágil e absoluto que se esboroasse com a ameaça de vulgarização, e por outro, se permitir que o titular da própria marca possa, por acordo, transferir a utilização de marca de prestígio a um recém chegado ao mercado, quando o valor do prestígio é, por natureza – pelo menos se genuíno – algo que se adquire, com tempo e penetrando progressivamente, de maneira ultra positiva, no mercado. 77 Veja-se António Corte-Real Cruz, “O conteúdo…”, p.95. Podemos referir, nomeadamente, a publicidade comparativa ou as notícias. 78 Cf. pp. 166 a 176. 79 Um dos Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mais “ricos”, sobre o âmbito de protecção das marcas de prestígio para além do princípio da especialidade, avaliando todos os seus requisitos de aplicação, nomeadamente no que respeita ao grau de proximidade que as marcas devem ter entre si, e que atenta, ainda, aos limites que devem ser impostos a esta excepção, no sentido em que a mesma encontra a sua fronteira numa exigência de ligação entre bens que, mesmo que não idênticos nem afins, proporcionem a diluição pela proximidade dos seus circuitos comerciais, e que, ademais, descreve a exigência de determinado tipo de efeito no consumidor, é o já mencionado, Ac. do TJCE, de 27 de Novembro de 2008, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, por causa das marcas INTEL e INTELMARK, aquela aplicada a produtos informáticos e esta a serviço de marketing e telemarketing, disponível : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:019:0004:0005:PT:PDF. Ver, ainda, Acórdão conhecido por Adidas-Salomon disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:304:0005:0005:PT:PDF


42

adoptando a posição já acima citada de que, estando em causa uma marca

célebre, a proximidade da marca posterior com esta deve ser muito intensa.

Quanto a este último requisito já dissemos não o considerarmos como regra.

Acompanhamos, contudo, a posição de preocupação na aplicação desta

excepção ao princípio da especialidade, na medida em que, apenas nos casos

em que exista nexo de causalidade entre a proximidade das marcas aplicadas a

certos bens e a possibilidade de diluição daquela representação mental ultra

positiva, se deve estender o ius prohibendi a áreas de mercado em que não actua

a marca de prestígio e nas quais é, à partida, reconhecido o direito de

penetração livre à identidade (marca) a criar pelos agentes – para além das

exigências gerais de carácter distintivo elementar das marcas, certamente.

A matéria sobre que nos debruçámos é, valorativa e politicamente, muito rica.

Na verdade, ao estudarmos esta temática encontrámos, com muita curiosidade,

uma extensão muito clara de visões económico ‐ empresariais e de mercado

(históricas e geográficas), muito consequentes ao nível dos fundamentos e dos

resultados pretendidos, concretizando‐se, nomeadamente, num maior ou

menor pudor na aceitação da protecção ultramerceológica, em especial na

comparação com o direito norte‐americano, nomeadamente, nas correntes mais

liberalistas, nas quais se dispensa risco de confusão ou prova de dano efectivo

para aferição da existência de diluição. Não temos, lamentavelmente, aqui,

cabimento para a esta análise mais doutrinária.

que define quais os critérios que se devem considerar para aferir da ligação entre marcas a ponto de daí se inferir a eventual diluição que a marca posterior pode trazer à marca anterior de prestígio.


43

4. Especificidades

Ainda antes de entrarmos nos dois temas específicos sugeridos (Pontos IV. e V

abaixo), queríamos deixar apenas duas notas mais sobre o regime jurídico das

Marcas Notórias e das Marcas de Prestígio: i) uma primeira respeitante à sua

tutela; ii) uma segunda à sua extensão a outras figuras do Direito Industrial.

Quanto à primeira alusão não nos vamos repetir no que concerne à tutela “extra

registral” e à tutela penal. Queremos apenas aditar que nos parece que a

violação dos exclusivos alargados a estas duas classes de marcas – nas notórias

pelo alargamento do conceito de afinidade entre produtos e serviços e nas de

prestígio para além do princípio da especialidade – pode gerar

responsabilidade civil extracontratual nos termos do Art.º 483º do nosso Código

Civil80, podendo, assim gerar dever de indemnizar81.

Por último, gostaríamos apenas de fazer uma referência às previsões dos Art.ºs

304–I, n.º 2, e 312º, n.º 4 do CPI, nos quais, no primeiro caso, em sede de regime

jurídico aplicável aos logótipos, se remete para os regimes dos Art.ºs 240º a 242º,

no que respeita aos fundamentos de recusa de registo, e no segundo caso, já no

que toca às denominações de origem e indicações geográficas, se prevê a

proibição de uso destas figuras para produtos sem identidade ou afinidade,

tendo como pressuposto que a possibilidade de tal utilização procure um dos

danos que se pretendem evitar no regime jurídico das marcas de prestígio.

80 Connosco temos Pedro Sousa e Silva, em “O Princípio da Especialidade…”, p. 436. Adite-se que esta tutela pode ser exercida enxertada no respectivo processo penal, se o houver, nos termos do Art.º 71º do CPP. 81 Não obstante a noção de que a prova destes danos, especialmente em sede de diluição por enfraquecimento, será especialmente difícil.


44

Terminada que está, na medida em que nos foi possível fazê‐lo, a integração de

conceitos, a descrição dos regimes jurídicos, e a teleologia dos mesmos,

passemos às duas questões especiais relativas a estas figuras, que nos foram

sugeridas.


45

IV. Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC: alcance substantivo

e seu carácter self‐executing

Logo em 1988, Oliveira Ascensão se congratulava com a previsão do Art.º 6º bis

da CUP que se ateve, na protecção das marcas notórias, ao princípio da

especialidade, alertando para a pressão já efectuada no sentido de se lhes

estender a excepção àquele princípio.82

No entanto, aquando da celebração do Acordo TRIPS/ADPIC, esta situação

parece ter‐se alterado83.

No Art.º 16º, n.º 3 do aludido Acordo lê‐se:

“O disposto no Art.º 6º bis da Convenção de Paris (1967) aplicar‐se‐á, mutatis mutandis, aos

produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais uma marca foi

registada, desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços indique a

existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na

condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca

registada.”

82 José de Oliveira Ascensão, Direito Comercial, Vol. II, Lisboa, 1988, p. 167, aí lê-se “[a]s grandes potências internacionais têm feito grandes esforços para eliminar esta limitação, sem o conseguirem”. 83 Cf. Maitê Cecília Fabbri Moro, Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei n.º 9.279/1996 e nos acordos internacionais, São Paulo, 2003, p. 205. e p. 207. Cfr. Nogueira Serens, “Sobre A «teoria da diluição»…”, pp. 263 a 265, que entende que o objectivo desta norma é apenas o de alargar o escopo da afinidade entre produtos e serviços. “Do que nele se trata é de afastar (a tentação de os Membros optarem por) um entendimento acanhado, para não dizer tacanho (à luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo) do risco de confusão”. No entanto, não acreditamos, face ao histórico de pressão que vem sendo efectuado ao longo de tantos anos para o alargamento de uma verdadeira excepção ao princípio da especialidade às marcas notórias, que o “espírito” do Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC se atenha nesse decaimento quase inofensivo. Sobre este histórico recolhemos informação compilada no Relatório de Mestrado de Fábio Carvalho, Marca Notória, Marca de Prestígio e o ADPIC/TRIPS, Encadernação da Biblioteca Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Ano de 2006, pp. 15 a 23. Por último, refira-se que o Professor Doutor Oliveira Ascensão dizia já no Relatório Final de Actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial”, RFDUL, Vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra, 1997, p. 343, entender que este preceito integra um tertium genus.


46

Curioso é ver que, na Recomendação, já por nós citada,84 encontramos esta

indicação de extensão da protecção das marcas notoriamente conhecidas, a

operar, independentemente dos bens ou serviços a que a marca apresentada a

registo se aplica85, desde que esta seja idêntica àquela (notória) e desde que uma

de três condições se encontre preenchida, a saber:

a. se o uso da marca apresentada a registo indicar conexão entre os bens

desta e da marca notoriamente conhecida e essa ligação for apta a

prejudicar os interesses desta última86;

b. se o uso da marca for apto a produzir, sem justo motivo, a diluição do

carácter distintivo da marca notoriamente conhecida; ou

c. se o mesmo uso de marca posterior se aproveitar, indevidamente, desse

carácter distintivo87.

Nas Explanatory Notes da mesma Recomendação é, então, integrada a noção de

prejuízo aos interesses da marca notoriamente conhecida acima mencionada. Em

4.3, parte final, deparamo‐nos com a teoria da diluição e em 4.4, com uma

tentativa de concretização desta diluição, observando, para tanto, a seguinte

fórmula: se a marca conflituante é apta a prejudicar ou diluir, indevidamente, a

posição única da marca notoriamente conhecida no mercado. Salvo o devido respeito,

84 Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI - Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well- Known Marks, Geneva, 2000 85 Lê-se, no Art.º 4º (b) da mesma Recomendação “Irrespective of the goods and/or services for which a ark is used (…)”. 86 Note-se que é a expressão também usada no Art.º 16º/3 do Acordo TRIPS/ADPIC aqui em análise. 87 No Art.º 4º, (1) ( c) daquela Recomendação diz-se, curiosamente, que os Estados-Membros podem (não estando obrigados a), para efeitos de aplicação da sua al. (b), exigir que a marca notoriamente conhecida o seja do público em geral (ver ainda Art. 2º (2) deste mesmo documento, no qual se delimita público relevante na linha daqueles que, como nós, entendem de ser considerados os agentes do circuito comercial do bem). Quanto a esta questão veja-se o comentário, deveras interessante de Luís Couto Gonçalves, em “Direito de Marcas”, pp. 150 e 151, na qual este equaciona, que as marcas notórias, para terem protecção para além do princípio da especialidade devem, de facto, ser conhecidas do público em geral ou estar-se-ia a atribuir uma amplitude que esta não conheceria por efeito natural dos seus legítimos resultados de afirmação no mercado.


47

a noção, de natureza lógica conclusiva, de posição única no mercado é, de entre

todas as que encontrámos para descrever os valores a tutelar e que já

mencionámos, aquela que mais dificuldades trará em “factualizar” e provar. De

facto, importa saber o que se entenderá por posição única no mercado.

Podemos equacionar o facto de o seu volume de vendas ser incomparavelmente

superior ao dos seus concorrentes ou de esta ser a única marca que é

imediatamente reconhecida pelo público como a origem de determinado bem,

ou se quisermos ser mais fieis à teoria da diluição, a única marca que goza de

excepcional reputação como fornecedora de determinado bem. A

Recomendação, lamentavelmente, não esclarece e, em nossa opinião, deveria ter

continuado a sua Explanatory Note integrando aquele conceito.

Atento ao disposto nos Art.ºs 241º e 242º, assim como no Art.º 323º als. d) e e) do

CPI, entendemos que a nossa ordem jurídica não quis, claramente, adoptar este

alargamento de protecção.

Em nosso modesto entender, esta opção valorativa do legislador nacional – e

também a nível comunitário – está na base da aplicação da excepção ao

princípio da especialidade apenas às marcas de prestígio e deve “direccionar” a

interpretação da norma positivada.

Parece‐nos que a mens legis espelha, como já anteriormente dissemos, para a

marca notória e para a marca de prestígio valores radicalmente diferentes. Ali,

onde se protege o público consumidor e a probabilidade de confusão pelo facto

de determinado sinal distintivo ser muito conhecido, que poderá trazer ao

mesmo consumidor dúvidas, nomeadamente, quanto a eventual alargamento

de mercado da marca notória, não se valorizou a necessidade de preservar

qualquer imagem, já que a estas marcas não é suposto exigir‐se ou deterem


48

nenhuma conotação superior especial. Aqui, nas marcas de prestígio, é

exactamente esta conotação, que só algumas marcas alcançam em virtude de

um excepcional resultado apelativo, que encontramos. Perante esta dicotomia

de valores está bem de ver que face à aludida mens legis não fará sentido aplicar

qualquer excepção ao princípio da especialidade às marcas notórias que, como

vimos, serve para evitar a perda daquela reputação excepcional e da raridade

do seu efeito evocativo, valor que a lei não exige nem reconhece a estas marcas.

Resta, então, saber se, tratando‐se o Acordo TRIPS/ADPIC de um instrumento

de Direito Internacional, este tem primado sobre o Direito Interno que lhe

permita alargar, com efeitos directos na ordem jurídica interna, esta excepção

do princípio da especialidade às marcas notórias.

Não podemos deixar aqui de referir o trabalho de Fausto de Quadros88 sobre

esta problemática.

Deixando de lado questões de natureza formal analisadas por esse Ilustre

Professor89, vamos, antes, mencionar a questão de saber se os particulares

poderão, perante os tribunais portugueses, valer‐se do regime previsto no Art.º

16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC. Adiante‐se que conclui Fausto de Quadros

pela não existência de efeito directo daquele Acordo no ordenamento jurídico

nacional.

88Fausto de Quadros, “O Carácter Self-Executing de Disposições de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo TRIPS”, Separata da Revista da Ordem dos Advogados Portugueses, Ano 61, Vol. III, Lisboa, Dezembro de 2001. 89 Quanto à vigência do Acordo TRIPS/ADPIC na ordem jurídica interna por falta de publicação de Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros acerca do seu início de vigência no plano internacional. Ver op. cit., p. 1279 a 1282.


49

E os argumentos por si apresentados são os seguintes: não só o articulado

normativo da própria convenção o indica, na medida em que do mesmo se

pode concluir que se esperam dos Estados Membros medidas internas para

introdução das regras daquele nas suas respectivas ordens jurídicas (Art.º 1º, n.º

1 do próprio Acordo TRIPS/ADPIC), como as sanções que o Acordo prevê são

sanções aplicáveis aos Estados‐Membros. Por último, referem‐se, no trabalho de

Fausto de Quadros, duas ideias gerais muito importantes. Em primeiro lugar, a

ambiência em que o Acordo TRIPS/ADPIC foi celebrado, no âmbito da OMC,

dado que se pretendia regulamentar as questões entre os Estados para que estes

adoptassem medidas uniformes que criassem não só sinergias, mas, acima de

tudo, pacifismo no comércio e vida diplomática internacional; em segundo

lugar, este é um acordo entre estados, do qual estes são partes contratantes,

assumindo obrigações para si e nessa qualidade. Até mesmo quando a

Comunidade Europeia manifestou a subscrição do Acordo TRIPS/ADPIC, no

Conselho de 22 de Dezembro de 1994, referiu expressamente no seu preâmbulo

o carácter não self‐executing daquele Acordo90.

Adite‐se, pela nossa parte91, que entendemos que a violação das disposições

substantivas ou adjectivas do acordo legitimam o recurso ao sistema de

resolução de diferendos da Organização Mundial do Comércio (ou OMC ‐ ver

Art.º 64º do Acordo TRIPS/ADPIC). Aliás, na mesma obra de Fausto de

Quadros, que nos guiou no estudo desta matéria, pode ler‐se92 “Havendo

discrepância entre as obrigações internacionais que determinado Estado se comprometeu

90 Fausto de Quadros, op. cit. p. 1297. Sobre o facto desta adesão não alterar o sentido até aqui apresentado, ver mesma obra, p. 1297 e 1298. 91 Mas com a fonte em Alberto Ribeiro de Almeida, “Os Princípios Estruturantes do Acordo TRIP’S: Um Contributo para a Liberalização do Comércio Mundial”, Revista da Ordem dos Advogados Portugueses, Ano 64, Vol.I/II, Novembro de 2004, disponível em http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=45841&ida=47244 92 Autor e op. cit., p. 1299.


50

a respeitar e a normação interna feita no sentido de lhe dar cumprimento, o problema

não se afigura como sendo de validade ou eficácia da normação interna mas antes de

responsabilidade internacional do Estado (…)”. (sublinhado nosso)

Deve, assim, entender‐se, por tudo quanto foi exposto ‐ com o que não parece

valer discordar ‐, que o Acordo TRIPS/ADPIC não tem carácter self‐executing,

mesmo que o seu conteúdo seja suficientemente preciso para permitir a sua

aplicabilidade93. Isto porque, para além das razões adiantadas por Fausto de

Quadros, que nos parecem ser de sufragar, entendemos, como atrás deixamos

explicado, que a valorização efectuada e que se encontra na base do sistema

jurídico português das marcas notórias e marcas de prestígio é sobejamente

distante para se perceber que se entendeu ser de afastar da ordem jurídica

interna o regime do Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC, o mesmo se

dizendo quanto à actividade legislativa comunitária. Já quanto a este

comportamento poder integrar violação de obrigação contratual internacional

da parte do Estado Português, e bem assim responsabilidade extra contratual

do Estado, são conclusões que excedem o núcleo do presente trabalho.

93 Ver Carlos M. Correa e Abdulqawi A. Yusuf, Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement, Holanda, 2008, p. 107, “A treaty may be dismissed by a national judge as non-self-executing because certain provisions are vague and broad(…)”. Quanto ao Art.º 16º, n.º 3 parece-nos que a norma do ponto de vista da sua formulação está concebida de forma objectiva e precisa o suficiente para poder ser directamente aplicada a casos concretos. No entanto, para nós, não basta o preenchimento deste requisito para que o seu efeito directo seja assumido, sem mais; nomeadamente sem interpretação sistemática com as restantes disposição da convenção em que se insere, especialmente, quando esta declara estar a sua aplicação dependente da adopção de medidas de recepção da mesma nos ordenamentos nacionais, medidas essas que, sim, constituem as obrigações contratuais dos estados contratantes decorrentes da mesma convenção.


51

V. Marcas Notórias, Marcas de Prestígio e Nomes de Domínio

A última matéria que pretendemos analisar é a que se prende com a utilização

de marcas notórias e de marcas de prestígio em nomes de domínio, isto é, em

descritivos que nos permitem aceder, via internet, a um servidor onde se

encontra a informação a que pretendemos chegar94.

Com a introdução da internet no nosso quotidiano, também os agentes de

mercado, fornecedores de produtos e serviços, passaram a usar este meio de

comunicação como uma forma privilegiada de se divulgarem, de chegarem ao

público e até de comercializarem os bens que disponibilizam. Ora, estes

agentes, e para o que nos interessa aqui, comunicam a identidade dos seus bens,

as mais das vezes, como sabemos, através das suas marcas95.

Assim, os nomes de domínio tendem a coincidir com os elementos que

identificam os fornecedores no mercado, mormente, as partes nominativas das

marcas, como por exemplo, www.swatch.com.

Uma das regras que tem vindo a enformar o registo de nomes de domínio é a

regra do first come first served, que consiste na possibilidade de qualquer pessoa

94 Sobre o modo de funcionamento informático dos nomes de domínio, incluindo sobre o papel regulamentador do ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) consulte-se Miguel Pupo Correia, “A Utilização das Marcas na Internet”, VIII Curso de Pós-graduação em Direito da Sociedade da Informação, FDUL/APDI, 2005, disponível em http://www.apdi.pt/ . 95 Autor e op. cit,. Este autor entende, e a nosso ver bem, que os nomes de domínio têm, na prática, uma carácter funcional de sinal distintivo, p. 15. Entende, ainda, que se deve considerar o nome de domínio como objecto de um direito exclusivo. Ainda neste sentido cf., Angél García Vidal, “Marcas Y Nombres de Domínio en Internet”, Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, Tomo XVIII, 1997, p. 197 e Dário Moura Vicente “Problemática Internacional dos Nomes de Domínio”, Direito da Sociedade da Informação, Vol. IV, Coimbra, Junho de 2003, p. 216, que considera o nome do domínio como sinal distintivo atípico com a natureza de um direito de crédito, p. 214.


52

singular ou colectiva poder registar‐se como titular de um nome de domínio

desde que não exista nome de domínio igual, sob o mesmo Top Level Domain96.

Como está bem de se ver, com esta regra, passou a ser possível que qualquer

pessoa registasse um nome de domínio correspondente a uma marca que não

lhe pertencesse, o que gerou até um movimento de aproveitamento abusivo

destes registos. Registavam‐se nomes de domínio integrando descritores de

marcas valiosas ou nomes de pessoas famosas e, perante a impossibilidade do

respectivo titular registar o domínio que pretendia, pelo facto de o mesmo já

constar a favor de outrem, os detentores do registo anterior vendiam, por

avultadas quantias, o direito àquele nome de domínio aos seus “legítimos

usuários”. A este movimento chamou‐se cybersquatting97.

No que toca em especial à matéria que nos cabe estudar, importa analisar quais

são as questões levantadas pela utilização de nomes de domínio que se podem

colocar face a marcas notórias ou de prestígio.

Nomeadamente importa saber se será de considerar alguma regra análoga à

protecção especial prevista para estas classes de marcas e acima descrita, para

96 Sobre a noção de Top Level Domain e seu funcionamento veja-se Miguel Pupo Correia, op. cit., pp. 6 a 8. 97 Esta actividade de extorsão foi já proibida nos Estados Unidos da América pelo Anticybersquatting Consumer Protection Act (1999), que altera o Lanham Act - Secção 43 (d) - e que impede o registo, a transferência ou o uso de um domínio que seja idêntico ou confundivelmente semelhante com uma marca registada de outrem, ou que possa diluir uma marca famosa, desde que tais actividades sejam levadas a cabo de má-fé, id est, com intenção de extorsão, conferindo aos lesados o direito procederem civilmente contra os infractores com direito a indemnização que, em sede de statutory damages podem ir até $ 100,000 – Cf. Poltorak, Alexander I. e Paul J. Lerner, Essentials of Intelectual Property, Nova Iorque, 2002, p. 179. A Recomendação da CUP/OMPI acima identificada prevê, também, no seu artigo 6 (1) o seguinte “A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith. (sublinhado nosso).


53

sua protecção contra pedidos de registos de nomes de domínio conflituantes. E

ainda se estará a mesma regra de acordo com os valores aqui em causa.

Quanto à primeira questão comecemos por indicar que, em Portugal, a entidade

responsável pelo registo de nomes de domínio é a FCCN (Fundação para a

Computação Científica Nacional)98 que emitiu um regulamento, intitulado,

Regulamento de Registo de Domínios/Subdomínios de .PT.99

A regra fisrt come first served100 é, no entanto, afastada por este Regulamento, no

que concerne ao domínio .pt101. Nos termos dos Art.º 10º e 11º do mesmo é

exigido, a quem quiser registar um nome de domínio .pt, que comprove a sua

legitimidade para obter esse registo, com aquele conteúdo, exigindo‐se, para

tanto, que o pedido de registo integre uma das hipóteses previstas no mesmo

Art.º 11º, v. g., no caso de se tratar de pessoa colectiva, o nome de domínio deve

coincidir com o nome, a firma ou a denominação da social mesma, devidamente

registados. Estas podem ainda requerer nomes de domínio que correspondam a

marcas de que são titulares ou de que tenham apresentado pedido de registo,

sendo que em caso de recusa do registo de marca pela entidade competente

(INPI) o nome de domínio será removido (Art.º 11º, n.º 1, al. g) e n.º 2, al. b)).

98 A FCCN é uma instituição privada sem fins lucrativos designada de utilidade pública. Reconhecimento por Portaria publicada no D.R nº 76, II Série, de 1 de Abril de 1987. Releva, ainda, a Resolução do Conselho de Ministros, n.º 69/97, de 10 de Abril, publicada, em 05 de Maio de 1997, no n.º 103, da Iª Série – B do Diário da República que assume a competência da FCCN para proceder ao registo e gestão de nomes de domínio da Internet para Portugal. 99 Propugnando pela natureza juridico-privada deste Regulamento veja-se Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Coimbra, 2008, p. 180. 100 Para fazer face aos problemas criados por esta regra o ICCAN criou, na sequência de um trabalho desenvolvido pela OMPI, o Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, procedimento administrativo de resolução de litígios. A FCCN prevê um sistema de arbitragem voluntária a que submete os titulares de nomes de domínio (vide Art.º 52º do Regulamento acima citado). A título complementar refira-se que foi publicada (Iº Série, Diário da República, n.º 179), no passado dia 15 de Setembro de 2009, a Portaria n.º 1046/2009, que vincula o INPI ao Arbitrare – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações. 101 Já não ao domínio .com.pt.


54

Assim, ao domínio .pt a regra first come first served não é aplicável uma vez que

não é admitido qualquer registo que não corresponda às relações titular‐nome

de identificação, ou titular‐marca previstas naquele Art.º 11º.

Consultámos os serviços da FCCN que, não obstante não nos terem facultado a

consulta de quaisquer decisões, nos explicaram que esta mesma entidade

comunica directamente com o INPI e com este Instituto articula,

reciprocamente, toda a informação sobre o estado e as decisões dos processos

de registo de marca e de nomes de domínio.

Mas vamos centrar‐nos, então, na questão específica das marcas notórias e das

marcas de prestígio face aos nomes de domínio. O mesmo regulamento prevê,

no Art.º 9º al. b) que é nome de domínio proibido aquele que “(…)corresponder a

nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, nomeadamente por

coincidirem com marcas notórias ou de prestígio pertencentes a outrem”. Naquela

consulta à FCCN, embora não nos tenham deixado consultar as

correspondentes decisões, facultaram‐nos, muito gentilmente, listagem de

nomes de domínio que haviam sido recusados por se integrarem na última

parte da norma citada no presente parágrafo. É uma longa lista que não

podemos, nem se justifica, expor totalmente, pelo que deixamos como exemplos

007.com.pt, jamesbond.com.pt, disney.com.pt, rtp.com.pt, apple.com.pt ou

microsoftsurface.com.pt.

Verificamos, então, que os nomes de domínio recusados por conflituarem com

marcas notórias ou marcas de prestígio se encontram apenas no subdomínio

.com.pt. Isto por dois motivos: i) porque o registo em domínio .pt impõe, pelo

menos, a apresentação de pedido de registo de marca no INPI, exigindo uma

prova de legitimidade para utilização dessa marca, diminuindo a probabilidade


55

de registo “ilegítimo”; ii) porque, nos termos do Art.º 25º do Regulamento já

citado “Não há qualquer restrição quanto à natureza dos titulares de nomes de

subdomínio de .com.pt”, sendo, assim, aplicável, à partida a regra first com first

served. No entanto, a este registo “livre”são, por remissão do Art.º 26º daquele

Regulamento, aplicáveis as regras previstas nos Art.ºs 8º e 9º, de onde decorre

que, se estes subdomínios conflituarem (isto é, coincidirem ou induzirem em

erro ou confusão) com marcas notórias ou de prestígio pertencentes a outrem,

serão rejeitados.

Daqui concluímos que, o Regulamento de Registo de Domínios/Subdomínios

de .PT., protege intensamente os titulares de marcas notórias ou de marcas de

prestígio, contra registos “ilegítimos” de nomes de domínio com estas

conflituantes.

Os valores presentes no regime das marcas notórias, a tutela do risco de

confusão em sentido lato, que se estende, em nosso entender, à protecção das

marcas de prestígio, parece estar, deste modo, expressamente acautelado na

ordem jurídica portuguesa tal como ele está previsto no aludido regulamento.

Não se faz depender para que conteúdo é aplicado o nome de domínio, se ele

tem ou não um propósito comercial, basta que a sua leitura ‐ pelo menos é o

que parece da forma como a regra está construída (é o que retiramos da

expressão (…) corresponder a nomes (…) prevista naquele Art.º 9º, al. b)) ‐, leve a

concluir que a sua inserção no sistema Web pode conduzir a confusão com a

“origem”102 notória ou de prestígio.

102 Neste sentido ver Angél García Vidal, op. cit., p. 193.


56

Pode aqui questionar‐se se este mero requisito de “leitura” não será

excessivamente limitativo da liberdade de expressão, neste caso, no tráfego

cibernético. Na verdade, nomes de domínio como rtp.com.pt, após acesso à

respectiva página Web podem conduzir à imediata percepção de que respeitam

ao acrónimo de um empresário em nome individual (Art.º 11º, n.º 2, al. b) do

mesmo Regulamento). Nestes casos, são, em apenas meras fracções de segundo,

confundíveis com uma marca notória, dando‐se o erro por tão curto espaço de

tempo que se deve questionar se este engano chega para merecer a tutela do

Direito, principalmente quando comparado com valores como a liberdade de

expressão e de concorrência.

Na verdade, apenas faz sentido e parece equilibrado, mesmo perante o

exclusivo atribuído aos direitos de propriedade intelectual, que a limitação de

uso se atenha às aplicações e/ou utilizações que efectivamente prejudiquem a

exploração económica contida na esfera de faculdades que integrem cada

direito.

Assim, parece que teria merecido melhor ponderação e formulação a proibição

de registo de nome de domínio que apenas pela sua representação nominativa,

e sem ter em conta do conteúdo e aplicação da página Web, possa criar

confusão sobre a sua titularidade.

Convém ainda referir que nos choca menos a possibilidade desta limitação ser

assim mantida no que respeita apenas às marcas de prestígio, isto porque o

nosso ordenamento jurídico assume a tutela da possibilidade de diluição por

banalização ‐ relembre‐se que vimos que, por aplicações várias, diferentes, que

fujam à disposição do titular da própria marca de prestígio (sem obedecerem,

portanto, às condições que este entender consentâneas com a utilização que da


57

marca este pretende que se faça) a marca pode perder o seu goodwill. Na

verdade, entendemos justificar‐se mais facilmente, nestes casos, a proibição da

utilização de qualquer dos elementos do seu sinal distintivo, incluindo os

nominativos ‐ normalmente bastante identificativos – e independentemente do

conteúdo do sítio na internet a que o nome de domínio conduza.

Assim, em nossa opinião, a limitação de registo de nomes de domínio que se

possam aproximar de marcas notórias e de marcas de prestígio deve ser

interpretada à luz de todo o ordenamento jurídico, suas regras legais e valores a

tutelar. Pelo que, desta forma, nos parece que deveria ser possível (de iure

constituendo) obviar a que a proibição de registo de um domínio idêntico ou

semelhante a uma daquelas classes de marcas fosse decretada apenas por esse

elemento de proximidade estar presente na respectiva leitura do endereço web,

se o conteúdo da página a que se aplica estiver fora do âmbito do exclusivo do

direito de marca.

Duas últimas referências.

Por nossa parte entendemos que o uso de nome de domínio pode vir a integrar

o disposto no Art.º 323º do CPI, enquanto uso ilegal de marca, na medida em

que nos parece que a aplicação de nome de domínio em sede de uso comercial

pode constituir uso relevante para integrar o acto criminalizado neste

preceito103.

Como já vimos, anteriormente, os nomes de domínio podem ganhar a função

de sinais distintivos atípicos, servindo exactamente os mesmos propósitos que

103 Miguel Pupo Correia, op. cit., p. 32, considera, ainda, que este comportamento pode ser susceptível de integrar o conceito de concorrência desleal (art.ºs 317º e ss. do CPI).


58

os usos tradicionais das marcas, isto é, servindo uma função distintiva, de

garantia ou publicitária, já que o acesso a uma página Web, dependendo do seu

conteúdo, pode servir para comercializar bens, identificando‐os com a sua

origem, integrando, inevitavelmente, nessa identificação o compromisso, por

parte da respectiva entidade de proveniência, de manutenção das características

do bem, e ainda, comunicando, isto é publicitando a marca.

Sendo estes objectivos perfeitamente atingíveis pelo simples uso de uma página

da internet, se uma página tiver como endereço na rede um nome (entenda‐se,

parte descritiva que permita identificação) de uma marca de notória, ou que

constitua tradução ou seja igual ou semelhante a parte descritiva de uma marca

de prestígio (cujos registos já tenham sido requeridos em Portugal) e procure,

quanto a esta, sem justo motivo, tirar partido indevido do seu carácter

distintivo ou do seu prestígio ou possa prejudicá‐los, o uso do mesmo endereço,

enquanto serve aquelas finalidades “típicas”, constitui verdadeiro uso de marca,

ilícito se sem consentimento do seu legítimo titular, logo se integrando na noção

de uso previsto e punido pelo Art.º 323º, als. d) e e) do CPI.

Curioso é, ainda, verificar que o Regulamento que aqui temos citado nada

refere em relação à possibilidade de diluição das marcas de prestígio constituir

motivo de recusa de registo. Porém, somos de opinião que a proibição de uso

contemplada naquele já sobejamente mencionado Art.º 323º al. e) do CPI acaba

por, não por impedimento ao registo mas como consequência da tutela penal,

proteger as marcas de prestígio da possível diluição em virtude de utilização de

um nome de domínio que possa banalizar ou prejudicar a reputação destas

marcas.


59

Por último, não podemos deixar de dar uma palavra sobre uma característica,

verdadeiramente revolucionária, que acompanha a própria internet e que

decorre do modus operandi da mesma: o seu alcance verdadeiramente mundial,

o que, mais uma vez, põe em cheque a adequabilidade do princípio da

territorialidade104.

Efectivamente, o acesso à internet permite que um computador, em qualquer

parte do mundo, possa aceder a um outro computador, também ele, em

qualquer parte do mundo. Destarte, pode acontecer que um nome de domínio

registado como www.salsa.com em Espanha, para designar uma marca de

roupa para dança (desportiva e profissional), comercializada via internet, seja

acessível em Portugal onde existe a marca SALSA para a classe 25ª do Acordo

de Nice – vestuário, sapatos, chapelaria ‐, marca n.º 290.791105. Entendendo o

titular da marca portuguesa que este nome de domínio ofende a sua marca,

caso esta se considere notória ou de prestígio, vejamos de que meios se pode

socorrer aquele e qual será o tribunal competente.

Em primeiro lugar, diga‐se que apenas faz sentido falar em conflitualidade de

nomes de domínio se entre um e outro se verificar que há riscos de confusão e

se o mercado de ambos os seus titulares se cruzar106.

104 Põe em cheque este princípio em casos como o seguinte: pensemos que uma marca de origem não nacional mas notoriamente conhecida no país, e aqui não registada coincide com um acrónimo inicialmente legítimo. Mais uma vez encontramos um efeito jurídico extraterritorial da marca. 105 Esta até pode ter um nome de domínio www.salsa.pt. Na verdade, em nosso entender, não releva que o Top Level Domain seja diferente, já que, com a globalização do comércio e a mundial dimensão da internet, é natural que a mesma marca registe nomes de domínio sob vários Top Level Domains, assim se criando os riscos de confusão, em sentido lato, e até eventual diluição. 106 Cite-se, ainda, Luís Lima Pinheiro, “Competência Internacional em Matéria de Litígios Relativos à Internet”, Estudos de Direito Internacional Privado (Direito de Conflitos, Competência Internacional e Reconhecimento de Decisões Estrangeiras), Coimbra, Fevereiro de 2006, p. 320, quanto à relevância da protecção de marcas em sede de relação jurídica internacional “(…) só há lesão de um direito de propriedade intelectual quando um acto lesivo é praticado num país em que o direito é protegido. Por exemplo, o emprego de um sinal numa página da Internet constituirá uma violação de uma marca de um


60

Tem sido aventada a hipótese de se usar o critério adoptado para os ilícitos

cometidos através de artigos de imprensa em publicações estrangeiras, o qual,

na opinião de Angel Garcia Vidal107, determinaria, aplicado à realidade dos

nomes de domínio, que só se consideraria lesiva a existência do nome de

domínio conflituante se os seus bens fossem especialmente dirigidos ao público

do país nacional da marca cuja protecção é reclamada. A nós, e atento o

exemplo dado, não nos parece que só se a marca conflituante se dirigisse

especialmente ao público português esta seria lesiva da marca portuguesa,

bastando que a confusão se desse com o público (relevante) nacional, enquanto

este poderia ser cliente de ambas, para que o dano se verificasse.

Quanto ao foro competente devemos socorrer‐nos das Convenções de Bruxelas,

de 1968, e de Lugano de 1988, bem como do Regulamento (CE) 44/2001, de 22

de Dezembro de 2000, Relativo à Competência Judiciária, ao Reconhecimento e

à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial, e fora da esfera de

actuação deste instrumento, ao direito interno108.

Mas estando nós, neste caso exemplificativo, perante factos geradores de

responsabilidade civil extra‐contratual deparamo‐nos com a regra de que é

competente o lugar onde ocorreu, ou poderá ocorrer, o facto danoso (Art.º 5º,

n.º 3 do Regulamento mencionado no parágrafo anterior, aplicável no exemplo

académico dado).

país onde há acesso à Internet se à face do Direito de Propriedade Industrial deste país a marca for protegida e se tal emprego constituir uma forma de utilização de marca não autorizada”. 107 Vide, op. cit., p. 207. 108 Ver Luís Lima Pinheiro, op. cit., p. 312.


61

Esta regra tem sido aplicada àqueles mesmos ilícitos de imprensa,

determinando que as acções podem ser intentadas em qualquer dos países onde

o dano se tenha verificado, sendo que o tribunal de cada país é apenas

competente para julgar os prejuízos ocorridos no território sobre o qual tem

jurisdição109.

Na hipótese dada, e sofrendo a marca portuguesa SALSA danos em território

nacional, seriam competentes os tribunais portugueses quanto aos danos que

ocorressem no seu território.

No que respeita ao direito aplicável, devem aplicar‐se, para localizarmos a Lei

competente, as regras de conflitos comuns110. No entanto, reclamando‐se a

protecção para o território nacional é aplicável o direito português, por força do

princípio da lex loci protectionis 111.

Tentemos, agora, a terminar, fazer um breve resumo, em tópicos chave, dos

elementos que configuram e caracterizam a problemática jurídica da Marcas

Notórias e das Marcas de Prestígio.

109 Sobre a possibilidade de o lugar em que ocorre o facto danoso ser, também o lugar do facto-causa-do-dano, veja-se Autor e op. cit. na nota 92, pp. 318 a 319. 110 Cf. Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional …, p. 283, ver ainda, mesmo autor, op. cit., nota 93, pp. 224 a 231 e p. 233. 111 Cf. Dário Moura Vicente, op. cit., nota 95, pp. 224 a 231 e p. 233.


62

VI. Conclusões

Chegado o momento de terminar o nosso relatório cumpre deixar, em jeito de

súmula, as conclusões a que chegámos com o nosso estudo, selando o mesmo

com dois exemplos de marcas que, sobejamente conhecidas, e a primeira

certamente reputada (não usamos “notórias”, nem “de prestígio” por não

conhecemos decisões administrativas ou judiciais sobre as mesmas que já as

tenham qualificado (ou não) numa destas classes de marcas), são usadas por

outras que lhes são visivelmente semelhantes e que poderiam, portanto, em

nossa opinião, desencadear a tutela concedida às Marcas Notórias e às Marcas

de Prestígio estudadas.

Concluímos, salvo o devido respeito por opinião diversa, o seguinte:

1) A classificação de uma marca como Notória depende de um critério

essencialmente quantitativo que consiste no grau de conhecimento que a

marca tem junto do público relevante, id est, do seu circuito mercantil

(considerando‐se se o bem é ou não de grande consumo nesta aferição),

para o que podem contribuir, e em muito, do ponto de vista pragmático,

os indicadores adiantados pela Recomendação conjunta das CUP/OMPI.

2) A classificação de uma marca como De Prestígio depende do facto de

ser, tal como a marca notória, conhecida de significativa parte do público

relevante, e de este mesmo público associar, por representação mental da

marca, de forma imediata, uma avaliação positiva com carácter de

excepcionalidade que lhe traz uma especialidade e uma raridade que

constituem a parte essencial do seu valor: o seu prestígio.


63

3) Entre marca notória e marca de prestígio não existe, em nossa opinião,

nenhuma relação de escala progressiva do menor para o maior ou vice‐

versa, antes sendo institutos que tutelam funções diferentes da Marca.

4) Enquanto o regime jurídico da Marca Notória tutela a função distintiva

da marca, o regime da Marca de Prestígio tutela, ainda, a função

publicitária desta.

5) Ambos os regimes visam ainda evitar riscos diferentes: do lado das

marcas notórias pretende evitar‐se o risco de confusão em sentido lato,

isto é, abrangendo o risco de associação, do lado das marcas de prestígio

visa evitar‐se, também, o risco de diluição.

6) Daqui se vê que os valores inerentes abrangem dois níveis de agentes

cujos interesses são defendidos: ali onde a função distintiva tutela

principalmente o consumidor e a sua confiança na origem dos produtos,

aqui, é a função publicitária que se encontra salvaguardada, defendendo‐

se, principalmente, os interesses dos titulares da marcas e o valor

comercial deste sinais distintivos.

7) As soluções jurídicas para a defesa destas classes de marcas

caracterizam‐se por serem regimes excepcionais.

8) Ambas estão contempladas com a possibilidade de os seus titulares se

oporem a um registo de terceiro ou de obterem a anulação de registo de

marca posterior conflituante, se for aplicada a produtos ou serviços

idênticos ou afins, sem que a marca notória ou de prestígio esteja ainda

definitivamente registada (Cf. Art.ºs 241º, 242º e 266º n.ºs 1 e 2 do CPI).

9) Para efeitos do descrito no número anterior deve atender‐se ao facto do

conceito de afinidade entre produtos ser aqui alargado, para as marcas

notórias, nestas condições: porque a marca é notória, a possibilidade de

se presumir uma extensão a novos sectores de mercado, por si ou sob a

forma de associação a outras entidades, é maior, pelo que um bem que


64

não seria considerado nem idêntico nem afim se estivéssemos perante

uma marca vulgar, sê‐lo‐á assim considerado porque estamos perante

uma marca de incidência de grandes dimensões.

10) No caso das Marcas de Prestígio, os titulares das mesmas podem ainda

opor‐se àquele registo ou requerer a sua anulação para produtos ou

serviços não idênticos nem afins: é a excepção ao princípio da

especialidade.

11) A tutela destas marcas abrange, ainda, a possibilidade de recurso à tutela

penal nos termos do Art.º 323º, als. d) e e) do CPI, sendo que entendemos

que a tutela criminal não exclui de maneira alguma uma tutela

indemnizatória no âmbito da responsabilidade civil extracontratual

prevista no Art.º 483º do Código Civil.

12) No que respeita à dúvida gerada sobre a possibilidade dos cidadãos

poderem recorrer ao Art.º 16º, n.º 3 do Acordo TRIPS/ADPIC para

reivindicarem a protecção para além do princípio da especialidade de

Marcas Notórias somos em crer que a resposta deverá ser negativa.

13) Isto porque o próprio acordo referido o declara. O CPI é suficientemente

esclarecedor, assim como o direito comunitário, ao restringir tal

possibilidade aos titulares das Marcas de Prestígio, tendo afastado das

Marcas Notórias aquela extensão a esta excepção, talvez porque não veja

nestas o valor – a reputação – que a mesma excepção visa proteger.

14) Finalmente, no que respeita à problemática dos Nomes de Domínio,

diga‐se que, a impossibilidade de registo na FCCN (Art.º 9º, n.º 1, al. b)

Regulamento de Registo de Domínios/Subdomínios de .PT.) de um

descritivo de uma marca que induza em confusão ou em erro,

nomeadamente por coincidir com marcas notórias ou de prestígio,

incluindo no caso de subdomínios .com.pt (Art.º 26 do mesmo

Regulamento), permite‐nos concluir que os titulares destas classes de


65

marcas se encontram intensamente protegidos, contra registos

“ilegítimos” de nomes de domínio com estas conflituantes.

15) Parece‐nos, ainda, que a aplicação de descritivo, coincidente ou que

possa induzir em erro ou confusão com marca notória e marca de

prestígio, a um nome de domínio pode ser considerado uso criminoso de

qualquer destas classes de marcas desde que preenchidos os elementos

tipológicos legais exigidos – Art.º 323º, als. d) e e) do CPI.

16) Sendo nossa opinião, no entanto, que a formulação daquele Art.º 9º

deveria ser revista no sentido de se acautelarem usos que não conflituem

com a esfera de protecção da marca notória e da marca de prestígio,

nomeadamente por a mera utilização como nome de domínio não

consubstanciar um uso típico ou comercial do sinal em causa, nota que

aqui deixamos, numa perspectiva, de iure constituendo.

17) A possibilidade de acesso, em território nacional, a páginas Web de

origem estrangeira, que tenham nome de domínio conflituante com

marca notória ou de prestígio nacional relevará apenas enquanto este

domínio cruzar o público relevante para efeitos de aferição das

qualificações nestas classes. Se a marca lesada (portuguesa) sofrer danos

em território nacional o tribunal competente será o português, que

averiguará dos danos ocorridos no seu território, aplicando‐se‐lhe o

direito interno, conforme ao princípio lex loci protectionis.


66

Exemplos

À esquerda Mazda (Japão),à direita Haima (China).

À esquerda BMW (Bavaria), à direita BYD ( China).


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