Panorama geral e atual da propriedade intelectual - na Carolina Del Bianco e Carlos Eduardo...

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PANORAMA GERAL E ATUAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco

Carlos Eduardo Eliziário de Lima

26.09.2011


Pontos a serem abordados

Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial Propriedade industrial: conceitos básicos Patentes Desenhos industriais Marcas Segredo de fábrica Segredo de negócio Concorrência desleal Contratos envolvendo propriedade industrial

“Trade secret”


Propriedade Intelectual x Propriedade Industrial

.Propriedade Industrial – Trata exclusivamente das invenções e criações de caráter industrial. É um dos ramos da propriedade intelectual.

.Propriedade Intelectual – Conceito mais amplo – propriedade industrial + direito de autor (propriedade literária e artística), programas de computador, cultivares.


Propriedade Industrial

. Art. 2º da Lei nº 9.279/96 (ou Lei da Propriedade Industrial (LPI)) – a proteção dos direitos efetua-se mediante:

“I-concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II-concessão de registro de desenho industrial;III–concessão de registro de MARCA; IV–repressão as falsas indicações geográficas; eV-repressão a concorrência desleal.”

. nomes de domínio


Propriedade Industrial

. Os direitos são bens móveis – art. 5º, LPI:

Sujeitos aos institutos de Direito das Obrigações: locação (licença), compra/ venda (cessão), condomínio, troca, doação, usufruto, a sucessão legítima ou testamentária, os quais são títulos legais de transmissão de direitos de propriedade.

Integram o patrimônio de seus titulares, constituindo-se elementos

de fundo de comércio das pessoas, podendo ser dados em garantia de empréstimos ou utilizados na formação de capital social de empresas de diversos tipos.

. Estratégia: a proteção do bem é um investimento. Gera tranqüilidade, segurança jurídica e rendimento.


Patentes - Função

Visam a proteção das criações de caráter técnico e asseguram a seu titular a exclusividade sobre o invento protegido e o direito temporário de impedir terceiros de praticar diversos atos com a invenção patenteada, tais como produzir, usar ou vender sem o seu consentimento.


Patentes - Objetivos Principais

Do titular: proteger o investimento feito em pesquisa e

desenvolvimento obter retorno financeiro

Do Estado: tornar acessível à sociedade a informação

sobre novas tecnologias As patentes são uma importante fonte de informação tecnológica


Patentes - O que pode ser patenteado?

A patente visa a proteger inovações que, via de regra, proporcionam um melhoramento funcional de um produto ou processo ou tragam uma melhoria em sua utilidade prática.

Os 3 requisitos básicos que devem ser preenchidos para que um invento seja patenteado são:


Patentes - O que pode ser patenteado?

i. novidade absoluta: o invento não pode ter sido tornado disponível ao público em lugar algum do mundo, exceto em caso de divulgação feita pelo próprio inventor nos casos previstos em lei

ii. atividade inventiva: além de ser meramente diferente, preenchendo o requisito de novidade, o invento não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece

iii. aplicação industrial: o invento deve se prestar para ser produzido ou utilizado em qualquer ramo da indústria, entendendo-se por “indústria” qualquer ramo produtivo, por exemplo a agricultura.


Patentes – Inventos já revelados

A lei brasileira admite a divulgação prévia desde que o depósito do pedido de patente não ultrapasse 1 ano (período de graça) a partir da primeira divulgação.

Poucos países dispõem de um período de graça como a lei brasileira - a divulgação feita antes do depósito pode prejudicar e impedir a obtenção de patente em outros países.


Patentes - Exemplos

Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos

Ferramentas e máquinas Produtos alimentícios e farmacêuticos Produtos químicos em geral Processos e métodos de fabricação


PI 9903324-0


U.S. 821.393 dep. em 23/03/1903


Patentes – direitos do titular

Direito de exclusividade temporário; Confere ao titular o direito de impedir terceiros

de produzir, usar, vender, colocar à venda: Produto objeto de patente, e Processo ou produto obtido por processo

patenteado. Proteção conferida pela patente é determinada

pelo teor das reivindicações.


Patentes - Sanções contra os infratores

Sanções na Esfera civil

Visam a estabelecer a obrigação de cessar a infração e a possível condenação ao pagamento de perdas e danos decorrentes da infração.

Sanções na esfera criminal

Objetivam a condenação do infrator a penas de detenção e multa.


Patentes – Validade

A patente tem efeitos territoriais, isso é, ela tem validade apenas no território em que concedida (20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade).

Para obter proteção fora do Brasil é necessário depositar pedidos correspondentes nos países onde se deseja obter proteção.


Patentes - Sistemas de depósito no exterior

(1) Sistema Tradicional de patentes

(2) Sistema PCT

Data de depósito no Brasil

Depósitos nos outros países de interesse

30Entrada nas fases nacionais

Data de depósito no Brasil

Depósito do pedido internacional


Patentes – questões atuais

Patentes de segundo-uso médico; patentes para polimorfos

Acesso à saúde (licenças compulsórias)

Patentes x direito concorrencial


Desenhos Industriais - Simplicidade para obtenção

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.


Desenhos Industriais - Características principais

Simplicidade e agilidade para obtenção Agilidade para medidas judiciais Vigência e manutenção Proteção conferida pelo Registro Agilidade para medidas judiciais Simplicidade para proteção no exterior



Requisitos de registrabilidade:

Novidade: O desenho industrial é novo quando tiver sido tornado público no Brasil ou no exterior antes da data de depósito do pedido.

Originalidade: O desenho industrial é considerado original quando dele resulta uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, podendo-se combinar elementos conhecidos.



Restrições

A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.


Desenhos Industriais - Agilidade para obtenção

Depósito

• Relatório descritivo• Reivindicações• Desenhos ou fotografias

• Sendo permitido apresentar uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

• O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.


Desenhos Industriais - Agilidade para obtenção

Busca e Exame

Exame preliminar

Depósito Parecer de registrabilidade

Publicação e concessão

3 a 4 meses

2 a 3 meses

Expedição do Certificado de

Registro

1 a 2 meses

Requerimento de exame de

mérito


Desenhos Industriais - Exemplos


Desenhos Industriais - Vigência e manutenção

Vigência: 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

Manutenção: Pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.


Desenhos industriais – questões atuais

Restrição de uso dos desenhos industriais no chamado mercado secundário (o caso das peças de reposição de automóveis)


Marcas - Introdução

(i) Definição

(ii) Validade

(iii) Direitos atribuídos ao titular do registro

(iv) Limitações aos direitos do titular

(v) Formas de Apresentação

(vi) Tipo/ finalidade

(vii) Princípio da Especialidade das marcas


MARCAS – Definição e Validade

(i) Definição: Sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

(ii) Validade: 10 anos contados da concessão do registro de marca, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

Obs.: A propriedade da marca adquire-se com o registro validamente expedido pelo INPI – sistema atributivo – artigo 129 da Lei 9279/96


Marcas – Direitos do titular

Direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, para identificar os produtos/ serviços cobertos pelo registro ou afins (artigo 129, caput, da LPI)

Ceder o registro ou pedido de registro* Licenciar seu uso* Zelar pela integridade material ou reputação da marca**os três últimos direitos descritos acima (artigo 130 da LPI)

também são atribuídos ao depositante da marca - titular de pedido de registro apenas


Marcas: limitações impostas ao titular

O titular da marca não pode impedir: O uso da marca por comerciantes ou distribuidores,

juntamente com suas próprias marcas, para a promoção e comercialização do produto – ex.: supermercados

Uso da marca por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência – ex.: cartucho de impressoras;

Livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento;

A citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.


Marcas – Classificação (quanto à forma de apresentação)

. Nominativas: USP

.Mistas:

. Figurativas:

. Tridimensionais:


Marcas – Classificação (quanto ao tipo/ finalidade)

.Marcas de produto:

.Marcas de serviço:

.Marcas de certificação:

.Marca coletiva:


Marcas – O princípio da Especialidade

O direito ao uso exclusivo da marca restringe-se aos produtos/ serviços reivindicados/ afins

Portanto, marcas idênticas podem coexistir desde que se destinem a identificar produtos/ serviços distintos.


Marcas – Questões atuais

Marcas de Alto renome

Proteção especial em todos os ramos de atividade – artigo 125 da LPI

Definição: As marcas de alto renome são aquelas que conquistaram fama e prestígio incontestáveis, em virtude de diversos fatores como, por exemplo, aceitação excepcional pelo público, tradição e maciços investimentos em marketing.

Exemplos: “COCA-COLA”, “O BOTICÁRIO”, “LAND ROVER”, “BIC”, “CHICLETS”, “ITAÚ”, “HAVAIANAS”, “BOMBRIL”, “TRAMONTINA”; “DERBY”, e “PLAYBOY.



Marcas de Alto renome

Declaração pode ser obtida apenas pela via incidental mediante a apresentação de oposição ou de processo administrativo de nulidade

Procedimento regulado pela Resolução nº 121/2005, que regulamenta o artigo 125 da LPI



Marcas não tradicionais

O que são? São sinais que também destinam-se a distinguir produtos ou serviços, mas não são os tradicionais, visualmente perceptíveis, formados por letras, desenhos ou outra representação gráfica.

Exemplos: marcas sonoras, olfativas, halográficas, gestuais, gustativas, táteis, etc.

- Brasil – marcas tridimensionais

- Halograma: registrado pelo INPI como marca FIGURATIVA – reg. 800.243.056 - Visa



Marcas Sonoras (exemplos):

Grito do TARZAN - Registro nos E.U.A. nº 2210506, de 15/12/1998, de Edgar Rice Burroughs, Inc.

Rugido do leão da MGM - Registro nos E.U.A. nº 1395550, de 03/06/1986, de MGM/UA Entertainment Co.



Marcas olfativas:

"o cheiro de grama recém-cortada",

identificando bolas de tênis” – União Européia - CTM 428870, R 156/1998-2, de Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing

“Cheiro de uva” para identificar “lubrificantes” - Registro nos E.U.A. nº 2568512, de 07/05/2002, de Mike Mantel, comercializando como Manhattan Oil



E-marcas

é o sistema de depósito de pedidos e petições de marcas pela internet.

Integra o “e-INPI”, que é a plataforma em que o INPI disponibiliza o acesso eletrônico a seus serviços, por meio do sistema de geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) eletrônica.

Ainda em 2011 será lançado o e-marcas II Ainda é permitido o depósito por papel



E-marcas

O sistema "Push-INPI" permite que o usuário faça um cadastro para receber, via e-mail, as principais informações do(s) seu(s) processo(s), como datas de publicação e despachos, publicadas na RPI.



.O Protocolo de Madri

.Definição: Proteção de marca, através de um sistema único de registro, em quantos países membros do Protocolo forem designados pelo requerente, detentor de pedido de registro ou registro de marca base em país membro de origem

.Característica principal: dependência do registro internacional ao pedido ou ao registro de base no país de origem (5 anos)


Protocolo de Madri

.Quem pode requerer?

pessoas físicas ou jurídicas com estabelecimento industrial ou comercial, ou com domicílio ou nacionalidade em país membro do Protocolo ou de organização intergovernamental membro do Protocolo


Protocolo de Madri

.Onde requerer?Perante o órgão administrativo local no país do pedido ou do registro de base (Administração de origem) - INPI

.Quem administra?Secretaria Internacional da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)

.Quais os idiomas?Inglês, francês e espanhol


Protocolo de Madri

Requisitos básicos do pedido internacional

- reprodução da marca objeto de pedido de registro ou registro base no país de origem- indicação dos produtos e/ ou serviços e respectiva classificação internacional (Classificador Internacional de Nice)- designação dos países


Protocolo de Madri

.Validade: 10 anos – prorrogáveis

.Prorrogação – procedimento administrativo único

.Anotação centralizada- Transferência- Alteração de nome e/ ou sede

.Cessionário deve ser país membro do Protocolo


Protocolo de Madri

.O Protocolo de Madri propõe a desburocratização e harmonização do sistema de requerimento de registro de marcas entre os países membros

.Mais de 80 países já aderiram ao sistema (Comunidade Européia, Estados Unidos, Japão, China, Austrália, Coréia, etc.)

.Na América Latina, Cuba é o único país que aderiu.


Protocolo de Madri

.O Protocolo de Madri é via alternativa de registro de marca no exterior

.Via de mão dupla: os benefícios do Protocolo poderão ser usufruídos tanto pelos nacionais como pelos estrangeiros

.Já estamos preparados?


Segredo de fábrica e segredo de negócio = trade secret

Segredo de fábrica: É todo e qualquer informação relativa à fabricação que é mantida em sigilo, por exemplo, parâmetros de processos industriais. Um segredo de fábrica pode se relacionar com algo passível de patenteamento ou não. O segredo deixa de existir uma vez divulgado, quer voluntariamente, quer por intermédio de terceiros não autorizados para tanto.

Segredo de negócio: Sob essa denominação podem ser abrigadas as mais variadas informações relativas ao negócio, e que, via de regra, propiciam a seu detentor algum tipo de vantagem frente a seus concorrentes. Por exemplo, uma lista de fornecedores ou de clientes ou planos de comercialização podem constituir segredos de negócio.


Concorrência desleal

Diversas situações que configuram atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.


Repressão à Concorrência Desleal

.Pressupõe sempre competição, uso de meios desonestos ou desleais para obter vantagem frente ao concorrente/ angariar clientela alheia

.Também são protegidos pelo mecanismo de repressão à concorrência desleal:

nome empresarial; expressão de propaganda (slogan); formato e envoltório de um produto ou mercadoria

(apresentação comercial “trade-dress”); e informações confidenciais (os segredos de fábrica e de

negócios).


Medidas Judiciais

Infrações sujeitas a sanções penais e cíveis - Base legal – LPI, CPP e CPC• Dos Crimes contra as Marcas - artigos 189 e 190, da

LPI. • Dos Crimes de Concorrência Desleal - artigo 195, da

LPI.Vale citar os incisos III (desvio de clientela), IV (expressão de propaganda), V (nome empresarial).


Concorrência Desleal – exemplos de violação de “trade dress”

Indústrias Anhembi vs. Polisul Ind. e Com.



Leite de Rosas vs. HS Ind. e Com. de Cosméticos e Lojas Brasileiras S/A



Sakura x Hinomoto


Exemplos de proteção múltipla

Design do telefone

Proteção: Desenho Industrial

Circuito integrado Proteção: Patente

Proteção: Marca

Detalhes secretos de fabricação

Proteção: Sigilo

Manual do telefone e registro de software Proteção: Direito autoral


Contratos de Transferência de Tecnologia

Fornecimento de Know how Prestação de Serviços de

Assistência Técnica Licença de Exploração de Patentes Licença de Uso de Marcas Franquia


Necessidade de aprovação governamental

Efeitos da averbação do Contrato perante o INPI:

Legitimar pagamentos para o exterior (efeito cambial)

Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados (efeito tributário)

Efeitos perante terceiros – oponibilidade:

• Exclusividade

• Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais, seja isoladamente, se o contrato assim permitir, seja como litisconsorte do licenciante

Registro no Banco Central (declaratório)


Principais regras atualmente aplicadas pelo INPI:

O conceito de licença de tecnologia não é aceito, mas apenas o de “venda”/ “transferência definitiva” da tecnologia

O prazo máximo dos contratos de transferência de know how é de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos

A prorrogação pelo segundo período de 5 anos depende da comprovação da necessidade da empresa brasileira continuar recebendo a tecnologia

Em alguns raros casos, o INPI aceitou a manutenção de um vínculo tecnológico por um prazo superior a 10 anos



Em contratos que envolvam mais de uma categoria (por exemplo: licença de uso de marcas e patentes; transferência de know how e licença de uso de marcas), é necessário concentrar o pagamento em apenas uma delas

A remuneração em contratos firmados entre empresas que mantêm relação acionária (matriz-subsidiária; controladora-controlada) não pode exceder os limites de dedução fiscal estabelecidos na Portaria Nº 436/58 (ou seja, deve se situar entre 1% e 5% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais)



Matérias-primas e quaisquer outros insumos e componentes importados da fornecedora de tecnologia (ou de fonte a ela vinculada) devem ser deduzidos da base de cálculo dos pagamentos

Cláusulas de confidencialidade devem ser limitadas no tempo, podendo vigorar por um prazo máximo de 5/10 anos após o término regular ou rescisão do contrato, entre outras


Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Contratos entre empresas nacionais e estrangeiras:

IRRF CIDE ISS PIS/ COFINS - Importação IOF


Contratos – questões atuais

Intervenção do INPI nos contratos – discussões judiciais


Obrigado.

Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco

[email protected]

Carlos Eduardo E. de Lima

[email protected]

http://www.dannemann.com.br

Tel.: 55 11 2155 9500

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