O título de estabelecimento e a insígnia

• O art. 124 da Lei 9.279/96 proíbe o registro de marca em que haja a “reprodução ou imitação de elemento característico de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

O título de estabelecimento e a insígnia

• O art.194 do CPI/96 considera crime o uso de título de estabelecimento, insígnia ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Já o art. 195 considera crime de concorrência desleal o uso indevido de título de estabelecimento ou insígnia alheios, assim como a venda, exposição à venda ou o estoque de produto com essas referências.

O título de estabelecimento e a insígnia

• Também no art. 191, prevê-se o crime consistente em reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em título de estabelecimento ou insígnia, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Expressão ou sinal de propaganda

• Só Esso dá a seu carro o máximo!• “Entende-se por expressão ou sinal de propaganda

toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.”

Expressão ou sinal de propaganda

• Só Esso dá a seu carro o máximo!• O Código de 1996, ao eliminar a proteção

exclusiva das expressões e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, não extinguiu no entanto a sua tutela, o que se faz abundantemente, com remissões nos art. 124, VII (proibindo registro do que seja apenas utilizável como propaganda); no art. 131 (indicando que a marca pode ser usada também em propaganda); nos art. 193, 194 e 195, inciso IV e VII - neste caso precisando que é um elemento da concorrência desleal o uso não autorizado de expressão ou sinal de propaganda.

Indicações geográficas (1)

• Art. 177 do CPI• Indicações de procedência• O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu

território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

• Denominações de origem• O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu

território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos

Indicações geográficas (2)• Marcas e IG

• a)   “Calçados de Franca”: indicação de procedência, insuscetível de registro como marca. Os industriais de Franca, porém, podem fazer, com exclusividade, uso da indicação, inclusive em marca, mas não constituirá, neste caso, ponto característico do registro.

• b) Calçados “Franca”: marca irregistrável e insuscetível de uso.

Indicações geográficas (2)• Marcas e IG• c)   “Vinhos da região Mâcon Villages”: designação

de origem (pelo menos no Direito Francês). Insuscetível de registro como marca. Os vinhateiros da região demarcada que atenderem os requisitos do respectivo regulamento, porém, podem fazer, com exclusividade, uso da designação, inclusive em marca, mas não constituirá, neste caso, ponto característico do registro

• d) “Mâcon” ou “Mâcon Villages”: marca irregistrável e insuscetível de uso.

Indicações geográficas (2)• Marcas e IG• e)   “Computadores do Piauí”: indicação de

procedência geográfica, insuscetível de registro como marca. Os industriais do Piauí podem fazer com exclusividade uso da mesma, inclusive como marca mas, neste caso, não será ponto característico do registro.

• F) Computadores “Piauí”: enquanto o estado não seja conhecido como origem notória de computadores, marca de fantasia registrável e, na forma do anteriormente dito, utilizável em marca.

Indicações geográficas (3)• Tribunal de Justiça de São Paulo • EMENTA- PROPRIEDADE INDUSTRIAL -

Abstenção do uso da marca e da expressão Lindóia como indicação de procedência - Inadmissibilidade - Expressão que não é registrável como marca - Art.65, inciso IX, da Lei 5.772/71 - Recurso não provido. O nome Lindóia ou Lindóya é inapropriado da marca, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em Águas de Lindóia. Apelação Cível n. 215.846-1 - São Paulo - 18.08.94

Indicações geográficas (3)• Superior Tribunal de Justiça• Ms 0003187/:93-df j.:29.11.1994 1a. Turma DJ

13.02.1995 pg:02190• EMENTA: "Constitucional e administrativo. Fabricação

de conhaque no brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição federal e legislação de regencia. Precedentes do STF e TFR.- Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurado o registro da denominação "conhaque", juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produto. - segurança concedida em parte". Relator: Ministro Americo Luz

Nomes de Empresa• Não foi incluído na Lei 9.729/96 • a)    Convenção de Paris art. 1º e 8º (Proteção Internacional) • b)    Dec. 916/1981 (parte substantiva das firmas, razões e denominação)• c)    Lei 3.708/13, art. 2º (Denominação ou firmas das limitadas)• d)    Convenção de Santiago do Chile (Dec. 11.588/15)• e)    Convênio Brasil-Uruguai (Dec. Leg. 1/50)• f)     Convênio Brasil-Panamá (Dec. 15/50)• g)    Lei 8.934/94, (art. 33 e seg. E art. 46) (Registro Comercial)• h)    Dec. 1.800/94 (Registro Comercial)• i)      CPI/96, arts. 124(colisão com outras figuras)• j)      CPI/96, art. 191 e seg. (proteção penal)• k)    Convenção do OMPI (Dec. 75.541/75) art. 2º, VIII (âmbito da Propriedade Intelectual)• l)      Lei 6.404/76, art. 3º, 267, I; 281 (Denominação de companhias, designação dos grupos, nomes

das sociedades em comandita por ações).• m)  Estatuto do Advogado (firma das sociedades de advogados)•

Código Civil

• O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as..”).

• Resolvendo uma lacuna legislativa importante, o dispositivo ainda equipara ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Código Civil

• Da firma • No caso do empresário individual, comerciante ou

prestador de serviços, o nome toma a forma de firma (Art. 1.156.) constituída por seu nome mesmo, completo ou abreviado, opcionalmente acrescido de “designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade”. Assim, “Malaquias Malheiros, Alfaiate”. Abre-se aqui plena liberdade para o uso do nome de fantasia pelo empresário individual.

Código Civil• Da firma • Também operará sob firma (Art. 1.157) a sociedade em

que houver sócios de responsabilidade ilimitada.• Por exemplo, a sociedade de advogados ou a sociedade

em comandita por ações. Nesta, somente os nomes pessoais de tais sócios poderão estar incluídos no nome empresarial; alternativamente, pode-se aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.

• Na verdade, como o dispositivo explica, quem figurar com seu nome pessoal na firma desse tipo de sociedasde fica solidária e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sob tal firma social.

Código Civil• Da denominação• A denominação deve designar o objeto da sociedade [1],

sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Como se viu, a denominação é uma das modalidades possíveis de nome empresarial nas sociedades limitadas, não cabendo nas sociedades de responsabilidade ilimitada em estado puro.

• Por exemplo, a sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa", enquanto que a sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Código Civil

• Da denominação• Já a sociedade anônima opera exclusiva sob

denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente. Apenas como exceção, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

Código Civil

• Sociedade sem nome• A sociedade em conta de participação não

pode ter firma ou denominação.

Nomes de Empresa• AMBITO TERRITORIAL• Registro estadual perante as Juntas de Comércio

e, esparsamente, pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

• Convenção de Paris (art. 8º), proteção internacional do nome comercial independente de registro

• Pelo art. 1.166 do CC o registro do nome empresarial asseguram o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial.

Nomes de Empresa

• AMBITO TERRITORIAL• Assim, também pelo novo Código Civil,

ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.

Nomes de Empresa

• DEFINIÇÃO• nomes de empresa englobam-se todas as

designações utilizadas por entes econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não, de forma a individualizar, através de um símbolo de nominação, sua posição na concorrência.

Nomes de Empresa• Nomes de Empresa e outros Signos Distintivos• a)   “Santos, Remor, Furriela, Advogados”, é um

nome de empresa (no caso, sociedade civil de responsabilidade ilimitada

• b) “Compaq Contura” ou “Unikey - Internet Gateway”, são marcas.

• c)   “Restaurant Laurent” é título de estabelecimento.• d) “Só Esso dá a seu carro o máximo” é expressão

de propaganda.

Nomes de Empresa• Tipos de Nomes de Empresa• a) firma individual: "constituída sobre o patronímico do

empresário que comercia isolado". Ex.: "A Silva" ou "Alfredo Silva — Atacadista";

• b) firma ou razão social: constituída pelo patronímico de um, alguns ou todos os sócios, acompanhado ou não do aditamento por extenso ou abreviado — "& Companhia". Ex.: "Paulo Silva, Jorge Antunes & João Santos" ou "Silva, Antunes & Santos", ou, ainda, "Paulo Silva & Cia.";

• c) denominação social: sem vinculação necessária ao nome civil dos sócios, sendo formado, no mais das vezes, por um nome de fantasia — Ex.: "Casa Jardim, Artigos Agrícolas Ltda.". É destinada às sociedades anônimas, podendo também ser usada pelas sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

Nomes de Empresa• REGISTRO• A Lei 8.934 de 18/11/1994 (Regulamentada pelo

Decreto n. 1.800, de 30/01/1996.) que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras Providências”: ao prescrever no seu art. 33 que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações, vincula a proteção a tais princípios

Nomes de Empresa• DESNECESSIDADE DO REGISTRO• Superior Tribunal de Justiça• Revista do Superior Tribunal de Justiça Vol.. 8, (78):

177-243, fevereiro 1996, p. 214 RECURSO ESPECIAL Nº 36.898-7 — SP (Registro nº 93.0019853-0) Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro EMENTA: Nome comercial Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca — Registro. Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta.

•

Nomes de Empresa• Extensão territorial da proteção• Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro• NOME COMERCIAL - CONFUSÃO Nome comercial.

A existência de uma palavra comum em denominações diversas de sociedades constituídas em Estados diversos, com objetivos diversos, não pode dar margem à concorrência desleal ou desvio de clientela.” (ac. unânime, 1ª Cciv TJRJ, de 24.06,1986, AC 40.426, reg. em 03.11.1986, rel. Des. Geraldo Arruda Guerreiro, in DOERJ - P.III - 18.12.1986 - pág.

Nomes de Empresa• Colisão entre nomes comerciais, e entre eles e marcas • Princípio prius in tempore, fortior in jure: a prioridade

numa proteção específica tende a dar-lhe prevalência no caso de conflito. .

• Tribunal de Justiça de São Paulo• NOME COMERCIAL – Ação de proteção da propriedade.

Pedido fundado em registro da marca nominativa no INPI visando a compelir sociedade a se abster do uso de denominação social objeto de arquivamento anterior dos atos constitutivos na Junta Comercial. Inadmissibilidade. Exclusividade conferida pelo registro no INPI ineficaz em relação ao arquivamento anterior do nome comercial. Proteção constitucional ao nome de empresa. Aplicação do art. 5º, XXIX, da CF. (TJSP – Ap. 108.807-1 – 5ª C. – Rel. Des. Márcio Bonilha – J. 01.06.89) (RT 645/74)

Nomes de Empresa• Colisão entre nomes comerciais, e entre eles e

marcas • Princípio prius in tempore, fortior in jure: a

prioridade numa proteção• Princípio da notoriedade dos signos distintivos • Parâmetros de comparação - ou o nome de empresa

é composto de elementos necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

Nomes de Empresa• Colisão entre nomes comerciais, e entre eles e marcas • Princípio da Especialidade• Superior Tribunal de Justiça• REsp.0009142/91-SP 4a. turma DJ de 20/04/1992

pg/05255 RSTJ vol.36 pg320. Marca e nome comercial. Colidência. Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da lei n. 5.772/71). Interpretação logico-sistematica. Recurso conhecido e provido. I - não há como confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro e feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. x

Nomes de Empresa• Colisão entre nomes comerciais, e entre eles e marcas • Princípio da Especialidade• Superior Tribunal de Justiça• REsp.0009142/91-SP 4a. turma. O nome comercial,

por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio. II. - sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o principio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. Rel. Ministro Salvio de Figueiredo. Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Nomes de Empresa• Colisão entre nomes comerciais, e entre eles e marcas • Princípio da Especialidade (NEGANDO!)• Tribunal de Justiça de São Paulo• Recurso: Embargos Infringentes 119241 1 origem: sp

orgão: cciv 2 relator: j roberto bedran data: 22/03/94 Ementa. Propriedade industrial - nome comercial - ação cominatória - Desnecessidade de coincidência entre os ramos de atividade comercial. Irrelevância do elemento concorrência para proteção do nome comercial - embargos recebidos. O nome comercial representa também um direito exclusivo, como as marcas, título do estabelecimento ou insignias, cuja proteção não deve ficar restrita ao ramo de atividade, pois envolve a própria identificação do comerciante ou industrial, em suas relações negociais e de crédito, nunca se limitando ao aspecto concorrencial.

Domínios na Internet

• Não exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na Internet, o nomes de domínios ou sites na Internet têm atraído importante discussão no tocante à proteção da propriedade intelectual.

• O que seja vedado na concorrência, também deverá sê-lo nesta parcela específica do mercado concorrencial; e o que é livre sob a proteção constitucional da liberdade de expressão, ou sob os dispositivos específicos da lei marcária (vide seção sobre limites ao direito de marca e fair usage)) o será também no world wide web

Domínios na Internet

• EXTENSÕES ACEITAS (exemplos)• COM.BR• Comércio em geral• GOV.BREntidades do governo federal

• IND.BR• Industrias• MIL.BR• Forças Armadas Brasileiras• ORG.BR• Entidades não governamentais sem fins lucrativos• ADV.BR• Advogados

Domínios na Internet

• Pessoas jurídicas poderão registrar até 10 domínios em DPNs diferentes contanto que o nome não esteja repetido. Ex.: Uma entidade poderá registrar XXXXX.COM.BR e também YYYYY.IND.BR, porem não poderá registrar XXXXX.IND.BR. • Registro R$ 40,00 - Manutenção Anual R$ 40,00

Domínios na Internet

• NOMES REGISTRÁVEIS• Não tenha sido registrado ainda por nenhum requerente

anterior, segundo a regra de novidade relativa das marcas; mas não existe qualquer regra de especialidade.

• IRREGISTRABILIDADE• 1) palavras de baixo calão, • 2) os que pertençam a nomes reservados por representarem

conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome "internet" em si,

• 3) os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.

Domínios na Internet

• Extinção• Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio

registrado na Internet sob o domínio .br, ensejando o seu cancelamento,

• 1) pela renúncia expressa do respectivo titular, por meio de documentação hábil;

• 2) pelo não pagamento nos prazos estipulados da retribuição pelo registro e/ou sua manutenção;

• 3) pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias;

• 4) pela inobservância das regras estabelecidas nesta Resolução e seus Anexos; e

• 5) por ordem judicial.

Domínios na Internet

• Casos Judiciais• bloomberg.com.br• Confecções New Top Ltda. (“New Top”), a corporation that was

supposed to operate in the clothing market segment, registered among others the domain name “bloomberg.com.br”. Bloomberg L.P. (“Bloomberg”) filed judicial proceedings to requesting the cease of use of the domain name and the transfer of the domain name (State Court of São Paulo - judicial proceedings No. 00.513789-6).

• The judge in charge for the case stated that New Top made an unfair appropriation of Bloomberg’s trademark infringing the rights of the American company and damaging the Brazilian subsidiary Bloomberg do Brasil Comércio e Serviços Ltda’s intellectual property.

• It was also stated that New Top should pay R$145,000.00 (approximately US$72,000.00) to Bloomberg for losses and damages.

Domínios na Internet

• Casos Judiciais• -         ayrtonsenna.com.br• -         Ayrton Senna was a Brazilian famous Formula 1 pilot. His name

was registered as a trademark by Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda. (“ASPE”) and before and after his death is being used as a trademark to identify several products and services. Laboratório de Aprendizagem Infantil Meu Cantinho S/C Ltda. (“Meu Cantinho”) registered the name of the pilot as a domain name, in an attempt to build an internet site for a fun club of the pilot. ASPE filed judicial proceedings requesting the domain name, as well as losses and damages indemnification (District Court of the City of Curitiba, Paraná – judicial proceedings No. 117/99)

• In first instance it was decided that Meu Cantinho should cease the use of the domain name and transfer it to ASPE. Meu Cantinho appealed to the decision and the Court of Appeals maintained the first instance decision.

Domínios na Internet

• Casos Judiciais• jornalnacional.com.br and globoesporte.com.br• The biggest Brazilian television network, TV Globo

Ltda. (“Globo”) has the daily TV programs Jornal Nacional and Globo Esporte. The above mentioned domain names were registered in the name of ML Editora (“ML”), a company that publishes newspapers and magazines in the state of Bahia. TV Globo filed judicial proceedings to cease the use and the transfer of the domain names (District Court of the City of São Paulo – judicial proceedings No. 143/99).

• The judge granted a writ to Globo and stated that rights over a domain name are not granted by the merely registration of a domain name. The use of the domain name are hold in abeyance.

Domínios na Internet

• Casos Judiciais• aol.com.br• A Brazilian company called América On Line Telecomunicações Ltda. (“AOLT”) registered

the domain name “aol.com.br”. America Online Inc. instituted judicial proceedings stating that the domain name infringes its rights over the expression “aol” and “America Online”, as well as that the use of such expressions is an act of unfair competition (District Court of the City of Curitiba, Paraná – judicial proceedings No. 98.0028390-0).

• Regarding the domain name “aol.com.br” the first instance decision states that an internet address does not identify a product or service, so that it does not necessarily conflicts with a trademark. The decision also states that as America Online had no commercial activities or rights acquired over the expression “aol” in Brazil in 1997 when the domain name was registered, it has no rights to claim the protection over the commercial name.

• The Court of Appeals judge while maintaining the first instance decision emphasized that there was no unfair competition evidenced in the judicial proceedings filed.

• Despite of the odd understanding of the first and second instance judges on the relationship between domain names and trademarks, this case was important since it made clear that the jurisdiction for question involving domain names is of the state court, and not of the federal court.

•

Domínios na Internet

• Casos Arbitrais WIPO• bancodobrasil.com• The Korean company Sync Technology registered before NSI the

domain name “bancodobrasil.com”. On July 3, 2000 Banco do Brasil S.A. filed a complaint before WIPO requesting the transfer of the domain name (WIPO Case No. D2000-0727).

• Banco do Brasil S.A. argued that its trademark BANCO DO BRASIL is famous in Brazil and registered in several other countries, i.e., Argentina, Uruguay, Chile, Portugal, Spain and France, to identify baking services. It also uses for a long date the domain name “bancodobrasil.com.br”. It also argues that Sync Technology has no legitimate interests in this domain name. Sync Technology did not respond to the proceedings filed by Banco do Brasil S.A..

• The panel decided that the domain name was confusingly similar to the marks of Banco do Brasil S.A. and was registered in bad faith. Therefore, it was stated that the domain name should be transferred to Banco do Brasil S.A..

Domínios na Internet

• Casos Arbitrais WIPO 2• jornalhoje.com• The Brazilian company Rádio Morena registered before NSI the domain

name “jornalhoje.com”. On December 4, 2000 TV Globo Ltda. filed a complaint before WIPO requesting the transfer of the domain name (WIPO Case No. D2000-1685).

• TV Globo argued that JORNAL HOJE is used to identify a television news program which is show in Brazil for more than 30 years and is also shown in 130 countries, being also registered as a service mark. It also states that the domain name was offered to sell at the website “bankofdomains.com” by inviting offers to buy the domain name at issue in the dispute. Rádio Morena responded that it should make a fair use of the domain name since it also operates in the telecommunications market segment. It mentioned as examples some websites it operates.

• The panel decided that the domain name was identical to TV Globo’s television news program and services marks. It was also stated that Rádio Morena was acting in bad faith while registering the domain name and has no legitimate interest in the use of the domain name.