Boletim informativo da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Ano 1 - Número 1 - julho/agosto de 2009

Campos do Jordãosediará encontro

da ABAPI

ABAPI obtém liminar contracobranças indevidas

Patentes de substâncias comnovos usos na área médica

O depósitoeletrônico de

marcas do INPI

O tradicional encontro da ABAPIeste ano ocorrerá entre os dias 25 e27 de setembro, na cidade de Cam-pos do Jordão. A época não poderiaser mais propícia, pois a bela cidadeserrana ganha coloração especial naprimavera.

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Divulgação Grande Hotel Senac

O AGENTEA ABAPI, apoiada em seus 60

anos de atuação em favor dos Agentesda Propriedade Industrial, não poupouesforços para atender a uma solicitaçãofeita por diversos associados, no sen-tido de coibir a emissão de boletosbancários por empresas que, supos-tamente, prestariam serviços de pro-teção de marcas e patentes contra cli-entes de escritórios de propriedadeindustrial.

O ato seria lícito se existisse clarezaquanto ao fato dessas empresas pres-tarem algum tipo de “serviço” ao setor.Ocorre que estes avisos de cobrançafazem crer tratar-se de taxa oficial, emi-tida pelo INPI ou por alguma instituiçãooficial de proteção a direitos sobremarcas. Além do custo financeiro detal ação, cria-se também descréditopara a atividade do Agente e de seuescritório, bem como dúvidas quanto

ao processo efetivo de proteção a mar-cas e patentes.

Para chegar à decisão liminar fa-vorável na Justiça, a ABAPI contoucom a colaboração decisiva de seusassociados, que enviaram dezenas deboletos dessa natureza para docu-mentação do processo. Foram iden-tificadas oito empresas agindo destaforma e duas que reinavam absolutasneste cenário - Edição Anual deMarcas e Patentes e União Brasileirade Marcas Registradas, as que figu-raram como Rés na Ação Civil Públicamovida pela ABAPI.

Outras oito foram notificadas extrajudicialmente e, a princípio, devido àausência de relatos da existência denovos boletos, acredita-se que inter-romperam ou reduziram significati-vamente suas ações.

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O depósito de marcas e outraspetições do INPI nesta área ganharamagilidade com a colocação de serviçosdigitais à disposição dos usuários, ochamado “e-marcas”. Trata-se de umavanço significativo mas que aindamerece aperfeiçoamento.

Um antigo pleito da Associação,que foi bem recebido pelo INPI,refere-se ao procedimento criado parao depósito de uma marca. A limitaçãoda especificação de produtos ouserviços a proteger àqueles listados nobanco de dados pré-determinado pelaAutarquia levava, invariavelmente, aimpasses, pois a ausência do que sebuscava era recorrente. A consulta pré-via, além de onerar o usuário, levaria aum atraso no depósito, com resultadosimprevisíveis.

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A patenteabilidade de novos usosmédicos de substâncias conhecidasainda gera polêmica, no entanto, umasérie de argumentos leva ao enten-dimento de que o Brasil deve trilhar ocaminho de atender a esses pedidos,uma vez que os “novos usos” são re-conhecidos pela legislação vigente.

De modo contrário, argumenta-seque os acordos internacionais dos quaiso Brasil é signatário, desobrigam o Paísa adotar esse procedimento e que essereconhecimento prejudicaria o acessoaos medicamentos, ou mesmo que se-ria um artifício de certos laboratórios,no sentido de prorrogar o prazo deproteção de suas moléculas.

Ocorre que a pesquisa de novas

substâncias ou novos usos de elemen-tos conhecidos propicia justamente oacesso a medicamentos que não es-tavam anteriormente disponíveis. Alémdisso, como as pesquisas para ob-tenção de um novo uso têm custoselevados, resultando em preçosgeralmente mais altos, para amortizar,ao longo dos anos, o valor do inves-timento e dar a necessária lucratividade,algo que é inerente ao propósito indus-trial, e que só pode ser afiançadoatravés da exclusividade propor-cionada pela patente. Vale lembrartambém, a frase já conhecida: “Oremédio mais caro é aquele que nãoexiste”.

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2 Edição 1 - julho/agosto de 2009

ABAPIO AGENTE

Palavra da Presidente

O compromisso de prestarserviços ao associado

Continuação da matéria“Campos do Jordão sediará oXXVII encontro”

Caro Associado,Ao assumir a Presidência da

ABAPI há 18 meses, declarei meufirme objetivo em manter nossaAssociação comprometida com amodernidade, fortalecendo, assim,sua posição como entidaderepresentante de nossa classe.

Considerando que nos diasatuais a comunicação é ferramentafundamental para a integração deidéias e propósitos, lançamos mãode meios dinâmicos e eficazes paraalcançarmos o estreitamento dodiálogo entre a Associação e você,associado, e tornarmos maistransparente nossa atuação nadefesa das prerrogativas do Agenteda Propriedade Industrial.

Ao lado de todos os envolvidoscom a minha gestão e, em particu-

lar, com o apoio de Elisabeth Siemsen do Amaral, Diretora de Comunicação,demos vida nova aos instrumentos de comunicação, através de eventos, depublicações de cunho institucional e da disseminação da informação com autilização das novas mídias.

O primeiro passo foi a reestruturação de nosso web site, na forma e conteúdo,tornando-o uma excelente fonte de consulta para o associado e para o público emgeral, que nos visita. Ele agora possui uma navegação mais fácil, a páginainicial ganhou nova apresentação, foram criadas seções - entre elas uma parapublicação de artigos de nossos colegas associados, outra abrigando um sistemade classificados gratuitos para profissionais da área e, ainda, a opção derealização de downloads de material didático para todos os cursos da Associação,além de outras facilidades, de menor destaque, mas não menos importantes.

Agora coroamos este desejo de transmitir cada vez mais e melhor informaçõesa todos, com a criação do boletim O Agente que por ser “ecologicamentecorreto” chega até você em formato digital.

Nesta edição selecionamos alguns assuntos de seu maior interesse, pedindo suaatenção especial para a matéria da página quatro, que trata da ação civil públicaajuizada pela ABAPI contra empresas que praticam cobranças indevidas porserviços prestados e que se intitulam detentoras de alguma prerrogativa oficial emrelação aos mesmos, confundindo os usuários destes serviços e trazendo inegáveisprejuízos aos Agentes da Propriedade Industrial e seus escritórios. Contribua comeste esforço, acompanhando a narrativa e informando seus clientes a respeito doassunto.

Desfrute deste conteúdo e divulgue este meio de informação que mostra avitalidade de nossa entidade. Convido você ainda, a trazer suas sugestões paramatérias, artigos e outros assuntos que considere oportuno compartilhar comnossos associados.

Boa leitura!Claudia Luna Guimarães

Presidente

Washington Pittner

Cursos da ABAPIPeriodicamente a ABAPI realiza cursos de aperfeiçoamento para os

profissionais da Propriedade Industrial. Para saber mais a respeito destes cursose suas datas de realização visite o site da associação em www.abapi.org.br

Sistema declassificados da

ABAPIEm funcionamento desde o início

do mês de junho, o sistema gratuito decadastramento de currículos de profis-sionais e de vagas em escritórios deadvocacia ligados à Propriedade In-dustrial e Intelectual já recebeu maisde duas dezenas de anúncios.

Para conhecer o sistema declassificados da ABAPI visite o website da associação www.abapi.org.br,e na barra lateral esquerda selecione oitem Classificados.

Tanto a colocação de currículoscomo a oferta de vagas são gratuitospara associados e não associados.

O evento reunirá este ano osAgentes em torno do aprimoramentode questões profissionais, além dossempre esperados torneios de vôlei ede tênis.

A ABAPI programou palestrassobre temas significativos para o A-gente da Propriedade Industrial, taiscomo: “Conduta Ética na Profissão doAgente da Propriedade Industrial”, aser proferida por Marcelo Goyanes,procurador da Associação; “Limite daPublicidade na Atividade Profissional”,por Carlos Henrique de CarvalhoFróes.

Está também prevista uma Mesa-redonda, discutindo: “A Necessidadede Atualizar o Código de Ética e Dis-ciplinas da ABAPI, da OAB e do Pro-vimento nº 94/2000 do Conselho Fed-eral da OAB em Matéria de Publi-cidade.”, sob a coordenação de HélioFabbri Junior - Presidente da Comissãode Ética do Conselho Fiscal, Consul-tivo e de Ética.

Durante o evento, haverá uma ho-menagem ao Dr. Carlos Henrique deCarvalho Fróes, que atua de formamarcante tanto na ABAPI quanto naABPI, assim como na Ordem dosAdvogados do Brasil.

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ABAPI O AGENTE

Continuação da matéria “Patentes de substâncias com novos usos na área médica”

Continuação da matéria “O depósito eletrônico de marcas do INPI”

Com o advento da nova tabela deretribuições, em vigor desde 1º de ju-nho, esse problema promete ser resol-vido. A tabela prevê a adoção de trêsmodalidades diferentes para o de-pósito de marcas, com preços diferen-ciados:

- O primeiro deles é a opção atualdo e-marcas, ou seja, de se optar pelosprodutos ou serviços prédefinidos pelo“dicionário” existente no sistemaeletrônico. A segunda hipótese, ino-vadora, permite ao usuário que o seudepósito on-line seja feito com a es-pecificação de produtos ou serviços desua própria lavra, mediante o paga-mento de taxa mais elevada. A terceiramodalidade prevê o depósito da marcana forma clássica, com o encaminha-mento da petição em papel, com o va-lor mais alto de cobrança entre os três.

No entanto, apesar dos grandesesforços do INPI para que as três pos-sibilidades estivessem disponíveisdesde o primeiro dia da nova tabela,por motivos puramente técnicos, asegunda opção ainda não vigora.

Já no que toca os demais serviçosprestados pelo INPI na área demarcas, a nova tabela incorporou a su-gestão anterior dos API’s, mantendo apossibilidade de se apresentar petiçõesem meio físico, mediante o pagamentode retribuição diferenciada.

A experiência de quem conta como e-marcas revela que a decisão de seusar o envio em papel é tomada, emmuitos casos, porque o sistema li-mitao tamanho dos anexos a 2 MB (doismegabites). Na prática é difícil –quando não impossível – anexar maisde um arquivo com esse tamanho digi-tal. Esta limitação faz com que se optepelo uso de petições em papel, em vistados anexos necessários a determinadospedidos.

Por outro lado, o sistema facilitou,e muito, a obtenção de cópias de in-tervenções de terceiros, quando estasforem apresentadas sob a forma digi-tal. Nesse caso, ao invés de se requererao INPI uma cópia de determinadapetição, que poderia chegar ao fim doprazo ou mesmo depois de seu término,

o sistema eletrônico permite que ointeressado tenha acesso aos dados deforma imediata, podendo obter a cópiado documento eletrônico diretamenteno sítio do INPI. Dessa forma, pode-se orientar o cliente com antecedência,para que ele decida o que fazer.

Mesmo com todas as facilidades,o sistema sofre algumas limitações. Umdesses casos é o fato de ficar inope-rante, o que pode durar algumas horas,como por exemplo ocorreu no últimodia 08 de junho. Essas “panes” deixamos usuários inseguros quanto às pro-vidências a tomar, pois que ocorremcom maior freqüência às segundas-feiras. Embora o INPI necessaria-mente estenda o prazo até o próximodia útil, o ideal é que o sistema funcionenormalmente.

A determinação demonstrada peloINPI em reparar eventuais desacertose, sobretudo, o seu diálogo aberto comos usuários, procurando sempre aten-der às necessidades desses, mostramque a tendência é se obter maior efici-ência em pouco tempo.

A garantia de oferecer a patente denovo uso irá também ao encontro defavorecer a elevação da capacidade in-terna de pesquisa, gerando mais tecno-logia e o consequente aumento do nú-mero de patentes depositadas tantoaqui, quanto no cenário internacional.Em 2008, por exemplo, o Brasil teriarespondido por somente 0,06% daspatentes concedidas nos EUA, contra0,79% da Coréia do Sul, 1,31% daItália, 2.96% da França e 22.67% doJapão.

No campo dos medicamentos,sabe-se que a pesquisa por novasmoléculas exige investimentos proi-bitivos e que, por esta razão, a melhoropção para introduzir inovações é apesquisa de novos usos para sustânciasjá existentes, algo que faz parte da rea-lidade das principais universidades einstitutos de pesquisa do País, todoseles interessados em proteger seusesforços por meio de patentes.

É importante frisar, ainda, que oGoverno brasileiro busca fazer comque a exploração de recursos genéticosvenha a se reverter em benefícios paracomunidades locais onde a substânciafoi extraída. Sendo assim, ao relegaros “novos usos” ao status de “meradescoberta” e, por esta razão, não pa-tenteáveis, reduziriam-se os recursosjurídicos disponíveis para a proteçãodas pesquisas de sustâncias naturais eos possíveis benefícios desejados paratais comunidades não existiriam.

Outro ponto bastante importante,e que mostra o quanto um novo usoestá credenciado a obter sua patente,é o fato de a Anvisa tratar o novo usocomo novo produto, sujeito aoprocesso de comprovação de eficáciae segurança, devendo, portanto, sersub-metido aos mesmos tipos de tes-tes exigidos para as invenções origi-nais.

O INPI, por sua vez, considera

que, para ser novo, o segundo uso deveser substancialmente diferente do usoanterior, voltado para o tratamento deuma patologia ou quadro clínico distintodaquele para o qual esse produto jáera empregado. Para avaliação da ati-vidade inventiva de segundo uso mé-dico, precisam ser observados, se-gundo o órgão, aspectos como: me-canismo de ação; relação da atividadeterapêutica e estrutura química docomposto e a etiologia das doençasalvo.

A Anvisa tem se posicionado con-tra a concessão de patentes de segundouso. Cabe lembrar que a verificaçãodos requisitos de patenteabilidade estácompletamente fora da competêncialegal da Agência, sendo o exame e aconcessão de patentes atribuiçõesexclusivas do INPI. À Anvisa cabeapenas analisar se uma concessãopoderia trazer algum tipo de prejuízo àsaúde pública ou não.

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ABAPIO AGENTE

Continuação da matéria “ABAPI obtém liminar contra cobranças indevidas”

O Agente – Ano 1 – Nº 1

Boletim informativo eletrô-nico dirigido aos associadosda ABAPI. Distribuição gra-tuita.

© 2009 ABAPI - Todos os direitos reservados.

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da PropriedadeIndustrial – Av. Rio Branco, 100 – 7º andar – Centro – Rio deJaneiro – RJ – Brasil – Cep: 20040-007 - Telefone: (21) 2224-5378 - Fax: (21) 2224-5942 - www.abapi.org.br - E-mail:abapi@abapi.org.br

Diretoria: Presidente – Claudia Luna Guimarães; 1º Vice-presidente – José Carlos Tinoco Soares; 2º Vice-presidente –Gabriel Francisco Leonardos; 3º Vice-presidente – RodolfoHumberto Martinez Y Pell Jr.; 4º Vice-presidente – Antonio Ferro

Ricci; 1º Diretora secretária – Renata Lisboa de Miranda deSouza Santos; 2º Diretora secretária – Eliana Jodas Cioruci;Tesoureiro – Gabriel Pedras Arnaud; Diretor de estudos – JoãoMarcelo de Lima Assafim; Diretora de comunicação – ElisabethSiemsen do Amaral; Procurador – Marcelo Martins de AndradeGoyanes; Procurador adjunto – Fabiano de Bem da Rocha;Procurador adjunto – Carlos Vicente da Silva Nogueira;Procuradora adjunta – Tatiana Campello Lopes; Procuradoradjunto – Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos

Boletim O Agente: Editora – Elisabeth Siemsen do Amaral;Jornalista Responsável – Emílio Ipaves Cruz (MTB - 15.890);Produção – Writers Editora e Comunicação Ltda.

Colaboraram com esta edição os agentes: MarceloMartins de Andrade Goyanes, Alvaro Loureiro Oliveira, IvanBacellar Ahlert, Maurício Teixeira Desidério e Renata Lisboade Miranda de Souza Santos.

Para a ABAPI, essasações representam mais

um passo dado paradiminuir a prática nefasta

da emissão de boletosindevidos, que desabona

o trabalho dosprofissionais que atuam

no segmento dapropriedade industrial eprejudica seus clientes.

Para se ter uma idéia, no caso daEdição Anual de Marcas e Patentes,há no boleto bancário um slogan bemsugestivo: “Divulgação Anual deMarcas - Sua marca é seu maiorpatrimônio”. Diante desse slogan, asempresas são, inquestionavelmente,induzidas a crer que se trata de umpagamento indispensável para protegera sua marca.

Além disso, no boleto bancário daEdição Anual de Marcas e Patentes,também consta, no campo das “Ins-truções”, a seguinte advertência: “Se-nhor caixa até o vencimento cobrarR$ 236,50, após o vencimento co-brar multa diária de R$ 0,33”. Essaadvertência, por óbvio, também induzao raciocínio de que o pagamento seriaobrigatório, inclusive sob pena do pa-gamento de multa.

Em 30 de outubro de 2008, o pleitoda ABAPI foi deferido, sendo con-cedida liminar que impede a emissãodesses boletos de cobrança. Ocorreque, uma vez acuadas, essas empresaslançam mão de um expediente normalde quem vive no ambiente da con-travenção, ou seja, buscaram se tra-vestir em outras rapidamente. Novosboletos começaram a chegar aos es-critórios, agora gerados por Divulga-ção Anual de Marcas e Patentes eBanco Nacional de Marcas.

Atenta a esse fato, a ABAPI com-provou na Justiça se tratar de um ar-tifício das empresas Rés e assim essasduas emissoras também passaram afigurar no pólo passivo da ação, sendo

atingidas pela mesma liminar, conformedecisão proferida em 3 de junho de2009.

Vale lembrar que a decisão poderánão inibir totalmente a ação dessasempresas. Consequentemente, escri-tórios de PI precisam alertar seus clien-tes sobre esta situação. Como se sabe,o INPI cobra taxas pelos serviçosprestados, sobretudo para registro demarcas, patentes e desenhos indus-triais. Essas empresas se aproveitamdesse contexto e enviam aos escritóriosboletos com valores em torno de R$200,00, pela suposta inscrição damarca em um determinado anuário esomente a transmissão desses fatos po-de ajudar a conter o problema.

Além de serem lesados em seusrecursos com o pagamento desses va-lores, a cobrança também gera gravestranstornos aos escritórios de pro-

priedade intelectual, que são ques-tionados por seus clientes sobre opagamento de valores não previstos e,ainda, sobre o risco de perder a pro-teção da marca.

O INPI, em sua página oficial,também faz um alerta contra esse tipode ação e lembra, ainda, que existemoutras formas de abordagens tambémprejudiciais como a cobrança de taxapara agilização do processo junto aoórgão ou para atualização de dadoscadastrais. Destaca o Instituto queesses tipos de serviços não existem ereafirma que a única publicação oficialdo INPI é a Revista da PropriedadeIndustrial (RPI), disponível em formatoeletrônico (PDF), no portal da Ins-tituição.

Para a ABAPI, fica o entendimentode que mais um passo foi dado paradiminuir a prática nefasta da emissãode boletos indevidos, que desabona otrabalho dos profissionais que atuamno segmento da propriedade industriale prejudica seus clientes. No entanto,como já foi dito, sabe-se que essaspessoas, que vivem da oportunidadede aferir um ganho ilícito, encontrammaneiras de reaparecer e cabe a cadaAPI transmitir essa informação e estarem sintonia com seus clientes. Primeiropara que não paguem qualquer tipo decobrança que não tenha referênciadireta com o INPI e, segundo, que,ao receber um boleto, o envie ao es-critório da ABAPI para que sejam to-madas providencias legais contra oemissor.