Direito De AutorA teoria da dicotomia entre a ideia e a expressão

Direito De AutorA teoria da dicotomia entre a ideia e a expressão

LEONARDO MACHADO PONTESAdvogado

Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton CamposMembro da Associação Brasileira de Direito de Autor

Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MGAssociado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito

Ex-pesquisador bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais

Belo Horizonte2012

Pontes, Leonardo MachadoP814 Direito do autor: a teoria da dicotomia entre a ideia e a expressão / Leonardo Machado Pontes. – Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. 389p. ISBN: 978-85-62741-75-3

1. Direito autoral. I. Título.

CDD: 342.28 CDU: 347.78

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Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2012.

Plácido ArraesEditor

Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho Diagramação: Danilo Jorge da SilvaProdução Editorial: Douglas Nunes Capa: Gustavo Caram e Hugo Soares Stéphanie Paes Revisão: Fabiana Carvalho

Belo Horizonte2012

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CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Maria Aparecida Costa DuarteCRB/6-1047

Álvaro Ricardo de Souza CruzAndré Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto LupiAntônio Márcio da Cunha Guimarães

Carlos Augusto Canedo G. da SilvaDavid França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz MadeiraDircêo Torrecillas Ramos

Emerson GarciaFelipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’OlmoFrederico Barbosa Gomes

Gilberto BercoviciGregório Assagra de Almeida

Gustavo CorgosinhoJamile Bergamaschine Mata Diz

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – PortugalJorge M. LasmarJose Antonio Moreno Molina – EspanhaJosé Luiz Quadros de MagalhãesLeandro Eustáquio de Matos MonteiroLuciano Stoller de FariaLuiz Manoel Gomes JúniorLuiz MoreiraMárcio Luís de OliveiraMário Lúcio Quintão SoaresNelson RosenvaldRenato CaramRodrigo Almeida MagalhãesRogério FilippettoRubens BeçakVladmir Oliveira da SilveiraWagner Menezes

V

A.C Law Reports, Appeal Cases (Third Series)ALAI l’Association Littéraire et Artistique InternationaleAll ER All England Law ReportsAWCPA Architectural Works Copyright Protection ActBCIA Berne Convention Implementation ActBGB Bürgerliches GezetzbuchBGH BundesgerichtshofBGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in ZivilsachenBLR Business Law Reports (Canada)

BNA Bloomberg’s BNA Intellectual Property Law Resource CenterCA Corte de Apelação/Cour d’AppelCAFC Court of Appeals for the Federal CircuitCal. Rptr. California ReporterCâm. Civ. Câmara Cível

Cass. Corte di Cassazione/Cour de CassationCass. civ. Corte di Cassazione Civile/ Cour de Cassation CivileCass., civ. 1re. Cour de Cassation, Premiere Section CivileCass., civ., sez. I Corte di Cassazione, Sezione 1 CivileCCPA Court of Customs and Patent Appels

ListA De sigLAs e AbreviAturAs

VI

C.C.D Mass. District Court of MassachusettsC.C.S.D.N.Y. Circuit Court, Southern District of New YorkCERDI Centre d’Études et de Recherche en Droit de l’ImmatérielCh. 1e 1ere chambre civile Ch. 4e 4ème chambre civile Ch. D Law Reports, Chancery Division (2nd Series)Cir. Circuit4th Cir. United States Court of Appeals, 4th Circuit6th Cir. United States Court of Appeals, 6th Circuit7th Cir. United States Court of Appeals, 7th Circuit8th Cir. United States Court of Appeals, 8th Circuit9th Cir. United States Court of Appeals, 9th Circuit10th Cir. United States Court of Appeals, 10th Circuit11th Cir. United States Court of Appeals, 11th CircuitCIAA Collections of Information Antipiracy ActCONTU National Commission on New Technology Uses of Copyrighted WorksC.P.R Canadian Patent ReporterCorr. mer. Corriere del meritoCTEA Copyright Term Extension ActCUDR Community Unregistered Design RighD.C. Cir. District of Columbia CircuitD. Conn. District Court of ConnecticutDir. ind. Diritto industriale (Il)D. Kan District Court of KansasD.Md. District Court of MarylandDLR Dominion Law Reports (Canada)

DMCA Digital Millennium Copyright ActD.N.J. District Court of New JerseyD. rel Desembargador relator

DSB Dispute Settlement BodyD. V.I District of the Virgin IslandsECJ European Court of JusticeECR European Court Reports

VII

E.D. Cal Eastern District of CaliforniaE.D.N.Y Eastern District Court of New YorkEWHC England & Wales High Court F Federal Reporter 1st series (United States)

F. 2d Federal Reporter 2nd series (United States)

F. 3d Federal Reporter 3rd series (United States)

F.C.A Federal Court of Canada: Appeal Division FCR Federal Court ReporterF. Cas Federal CasesF. Supp. Federal Supplement 1st seriesF.Supp. 2d Federal Supplement 2nd seriesF. Supp. 3d Federal Supplement 3rd seriesFIMLA Fairness in Music Licensing ActF.T.R Federal Trial ReportsGATT General Agreement on Tariffs and TradeGaz. Pal. Gazette du palaisGiur. ann. dir. ind. Giurisprudenza annotata di diritto industrialGiur. mer. Giurisprudenza di merito. Rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di meritoGiust. civ. Giustizia civile – Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenzaGRUR German Association for the Protection of Intellectual PropertyGuida dir. Guida al dirittoHJC House Judiciary CommitteeIP Intellectual PropertyL.d.a Legge sul Diritto d’AutoreLINDB Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro

L.R. Eq Law Reports, Equity CasesL.T Law Times ReportsLPI Ley de Propriedad IntelectualM. D Tennessee Middle District of TennesseeMin. rel. Ministro relator

NEA National Endowment for the ArtsN.D. Ga Northern District Court of Georgia

VIII

N.D. III District Court for the Northern District of Illinois N.D. Ohio Northern District of OhioN.Z.L.R New Zealand Law ReportsR.I.D.A Revue Internationale du Droit d’AuteurR.P.C. Reports of Patent, Design and Trade Mark CasesRSTJ Revista do Superior Tribunal de Justiça

Riv. Giur. Rivista giuridicaSCC Supreme Court ReportsS.C.C. Supreme Court Cases (India)S.C.R Canada Supreme Court ReportsS.D. Cal Southern District of CaliforniaS.D.N.Y Southern District of New YorkS. REP. Senate ReportSTJ Superior Tribunal de Justiça

Trib. Tribunal/TribunaleTrib. E.S Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Trib. M.G Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Trib. R.S Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Trib. S.P Tribunal de Justiça de São Paulo

TGI Tribunal de Grande InstanceTRIPs Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsTTAB Trademark Trial and Appeal BoardUrhg UrheberrechtsgesetzUDR Unregistered Design RightUKHL United Kingdom House of Lords U.S United States ReportsURAA Uruguay Round Agreements ActU.S.P.T.O United States Patent and Trademark OfficeU.S.P.Q United States Patents Quarterly, Second SeriesVARA Visual Artists Rights ActWIPO World Intellectual Property OrganizationWCT World Intellectual Property Organization Copyright Treaty

IX

W.D. Mo. Western District of MissouriW.D.Pa. Western District of PennsylvaniaW.L.R. Weekly Law Reports

XI

O livro é fruto de uma pesquisa de cinco anos. Ainda na graduação, obtive da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais) dois anos de bolsa de pesquisa para então desen-volver o projeto inicial que se tornaria o livro, no período compreendido entre 1.03.2008 a 1.03.2010. O projeto chamava-se a “Mitigação da Cultura no Mundo Virtual e o Estado Tecnocrata como opressor do indivíduo: um estudo sobre a despersonalização do autor”.

O título já indicava uma preocupação de como as questões relacionadas ao direito de autor estavam sendo tratadas por uma corrente de intelectuais norte--americanos, que se engajavam em debates políticos e legais. Da mesma forma, afligia-me a enorme mudança que o direito autoral estava sofrendo no mundo, sem que o Brasil acompanhasse o seu ritmo. Essa minha preocupação, que já era fruto de leituras e reflexões individuais, foram confirmadas ao assistir, em Paris, a palestra da Prof.ª Jane Ginsburg1.

Optei, então, por fracionar minha pesquisa em dois livros. O primeiro deles é o que o leitor lê agora, no qual me dediquei a explicar a parte mais pragmática do direito de autor e os seus mecanismos de funcionamento, que se baseiam no princípio da dicotomia entre a ideia e a expressão, e nos requisitos constitutivos da originalidade e da criatividade. Meu objetivo com o livro é jus-tificar a dicotomia de uma maneira sistemática e como a mesma fornece espaço e flexibilidade para o domínio público, bem como chão para o direito de autor.

1 Campus International d’été: Les dynamiques du droit d’auteur. Intenational Summer Semi-nar: Copyright in Motion. Session d’ouverture, 9 de juillet, 11:00, 2012.

NotA Do Autor

XII

Por outro lado, algumas mudanças críticas em relação aos dogmas dessa matéria já ocorreram e precisam ser apresentadas ao leitor brasileiro nesta obra.

No segundo livro, que será publicado em novembro – “Creative Commons: problemas jurídicos e estruturais” –, eu busquei centrar as questões mais estrutu-rantes do direito de autor, entrando nos debates atuais sobre a sua “validade”. As questões políticas, filosóficas e históricas, que o leitor pode achar que estão em débito no presente livro, serão no segundo livro investigadas.

Durante esses cinco anos, mesmo ainda no curso do mestrado, várias das reflexões do presente livro foram se formando em artigos publicados no Con-gresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), no Grupo de Trabalhos de Propriedade Intelectual e outros.2

Por ocasião do 18º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Ca-tólica de Minas Gerais, contando com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, em 21 de outubro de 2010, tive a imensa satisfação de receber o prêmio de menção honrosa para a pesquisa que estava então sendo conduzida sobre o presente livro, selecionada entre todas as apresentadas no Seminário.

Finalmente, tive a honra de apresentar o tema “Originality in comparative legal studies”3, no congresso internacional de direitos autorais, que teve lugar em Paris, na Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud 11 et Panthéon-Sorbonne),

2 Cf. PONTES, L. M.; Amorim, V. V. A paródia no direito comparado: três teorias sobre a ques-tão. In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Belo Horizonte. Direito, Arte e Literatura. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 6307-6333; PONTES, L. M. Explorando as defesas do direito de autor, da marca e do trade dress na doutrina da anti-diluição. In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Belo Horizonte. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 11318-11333; PONTES, L. M. A ira da arte pós-moderna contra o direito de autor: preservando o sentido dos símbolos culturais e protegendo os autores da ‘recodificação’. In: CONPEDI: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Espírito Santo. Direito, Arte e Li-teratura. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 7172-7191; PONTES, L. M. Repensando as críticas de Foucault e Barthes à autoria: reflexos em relação ao direito autoral. In: CON-PEDI: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Espírito Santo. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 12876-12901; PONTES, L. M. Software: a proteção de elementos literais e não literais pelo direito de autor – a confusão que não acaba. In: Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2010, Florianópolis. Direito da Sociedade da Informação. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 5805-5822; PONTES, L. M. Você se considera criativo? Pense duas vezes. Investigando os testes de similaridade substancial no direito norte-americano para determinar quando e como há violação aos direitos autorais In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós--Graduação em Direito, 2010, Florianópolis. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 10240-10257; ALVES, M. A.; PONTES, L. M. O direito de autor como um direito de propriedade: um estudo histórico da origem do copyright e do droit d’auteur. In: Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2009, São Paulo. Propriedade Intelectual. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 9870-9890.

3 Campus International d’été: Les dynamiques du droit d`auteur. International Summer Seminar: Copyright in Motion. Originalité, concept, nouveauté, creations assistées par

XIII

nos dias 9 a 13 de julho de 2012, organizado pelo Centre d’Études et de Recher-che en Droit de l’Immatériel (CERDI). Lá, tive a oportunidade de amadurecer as questões aqui apresentadas, bem como atualizá-las em primeira linha, conver-sando pessoalmente com vários professores e acadêmicos de várias instituições europeias e norte-americanas.

O livro também se beneficiou em grande parte de pesquisas conduzidas em bibliotecas e livrarias europeias, como a excelente biblioteca da Faculdade de Direito de Salamanca e todos os livros que tive acesso em Paris.

Finalmente, enquanto advogado, percebo o livro como importante para a prática da advocacia em Propriedade Intelectual, pois tenho a imensa satisfação de participar do Escritório Hildebrando Pontes & Associados, que está à frente de casos importantíssimos nessa matéria.

Fico feliz de compartilhar com o leitor minhas reflexões.

Belo Horizonte,

LEONARDO MACHADO PONTESAdvogado

Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton CamposMembro da Associação Brasileira de Direito de Autor

Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MGAssociado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito

Ex-pesquisador bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais

l’informatique. Creations fonctionnelles, prevue, liste fermée d’oeuvre. Paris, 10 de juillet, session B, 9:30, 2012.

XV

“It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most obvious limits. At the one extreme some works of genius would be sure to miss appreciation. Their very novelty would make then repulsive until the public had learned the new language in which their author spoke. It may be more than doubted, for instance, whether the etchings of Goya or the paintings of Manet would have been sure of protection when seen for the first time. At the other end, copyright would be denied to pictures which appea-led to a public less educated then the judges.”

Justice Holmes

“But when the plagiarist does not take out a block in situ, but an abstract of the whole, decision is more troublesome. Upon any work, and especially upon a play, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than the most general statement of what the play is about, and at times might consist only of its title; but there is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his “ideas,” to which, apart from their expression, his property is never extended.”

Judge Learned Hand

XVI

“The key to resolving the tension lies in understanding why facts are not copyrightable. The sine qua non of copyright is originality. To qualify for copy-right protection, a work must be original to the author. Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity. To be sure, the requisite level of creativity is extremely low; even a slight amount will suffice. The vast majority of works make the grade quite easily, as they possess some creative spark, “no matter how crude, humble or obvious” it might be. Originality does not signify novelty; a work may be original even though it closely resembles other works so long as the similarity is fortuitous, not the result of copying. To illustrate, assume that two poets, each ignorant of the other, compose identical poems. Neither work is novel, yet both are original and, hence, copyrightable.”

Justice O’Connor

XVII

Ao meu pai, com amor.

XIX

AgrADecimeNtos

Primeiramente, devo agradecer à minha família, que nela já incluo a mi-nha namorada (também), por todo o seu apoio intelectual e moral, sem o qual certamente este livro não seria possível. Aos meus pais, o eterno débito de amor, por me permitirem levar uma vida acadêmica e também profissional. Vocês são e sempre serão o meu chão e o meu céu, o horizonte dos meus sonhos e o abraço apertado de manhãs azuis.

Em segundo lugar, devo agradecer aos professores Carlos Alberto Rohr-mann, Míriam de Abreu Machado e Campos e Marco Antônio Alves de Souza não somente por terem feito parte de minha banca, mas também por suas va-lorosas críticas, que certamente me ajudaram a amadurecer o presente livre. À professora Míriam, por ter me orientado – um exemplo de pessoa e de caráter, que me ensinou, ao exemplo dos alemães, que somente é forte quem confia. Ao professor Rohrmann, por suas críticas pragmáticas e por compartilhar comigo uma admiração pelo direito norte-americano (pragmático não é para menos). Ao professor Marco Antônio, por nossos valiosos debates sobre a filosofia e a histó-ria do direito de autor – convicções políticas diferentes –, que em uma constante dialética vão construindo caminhos.

Agradeço ao advogado e amigo José Carlos Costa Netto, presidente da As-sociação Brasileira de Direito de Autor, não somente por ter lido e aceitado fazer o prefácio do presente livro, mas por ter me chamado para fazer parte da Asso-ciação e ter me apresentado ao Grupo de Estudos da mesma, onde não somente fiz valoras amizades com Anita Mattes e Jacqueline San Galo, mas onde também estou em constante contato com diversos temas. A Associação, pelo fato de ser o único membro oficialmente reconhecido da ALAI – l’Association Littéraire et

XX

Artistique Internationale –, fundada em 1878 por Victor Hugo, desempenha um papel de proeminência no direito brasileiro, além de contar em seus quadros com os mais importantes autoralistas do país. Agradeço a Anita Mattes por sua enorme gentileza e simpatia e por ter aberto as portas para a minha ida a Paris, onde desenvolve um trabalho importante sobre conhecimentos tradicionais.

Agradeço aos professores Jon M. Garon, Edouard Treppoz, Georges Azza-ria, Michel Vivant e principalmente à professora Estelle Derclaye não somente pela extrema simpatia e cordialidade, mas por terem também cedido um pouco de seu tempo para discutirem algumas ideias sobre Propriedade Intelectual. Cer-tamente, esses diálogos, ainda que curtos, ajudaram a solidificar conceitos-chaves neste livro, a exemplo do sweat of the brow britânico ou do caso francês Paradis. Aos professores Pierre Sirinelli, Antoine Latreille, Alexandra Bensamoun e Sarah Dormont, membros do comitê científico do CERDI, agradeço a oportunidade de poder participar de tão valoroso Congresso, onde também tive a oportunida-de de atualizar o presente livro.

Ao meu amigo Pedro, por ter tido a enorme paciência de me apresentar à biblioteca da Faculdade de Direito de Veneza, bem como à Biblioteca Pública, onde pude ter acesso a alguns livros de direito autoral e de direito comparado. Ao meu amigo André, por também ter tido a enorme gentileza de me mostrar à biblioteca de Direito de Salamanca, onde minha pesquisa também se beneficiou.

Gostaria de agradecer à diretoria da Faculdade Milton Campos não somen-te por constantemente atualizar o acervo da biblioteca, mas por manter a base de dados internacional de periódicos norte-americanos – heinonline.org –, por meio da qual obtive acesso aos periódicos internacionais mais importantes em matéria de propriedade intelectual e que me permitiram dar caráter científico e acadêmico ao presente livro.

Gostaria de agradecer aos advogados do escritório de advocacia Hildebran-do Pontes & Associados, Samuel e Gabriela a oportunidade que me deram de poder me afastar um pouco dos afazeres diários para me dedicar aos expedientes acadêmicos. Certamente, sem o seu apoio este livro não seria possível.

Finalmente, agradeço a Arraes Editores pela oportunidade de publicação, transparência e excelente qualidade técnica.

XXI

sumário

PREFÁCIO ......................................................................................................... XXXI

Capítulo 1INTRODUÇÃO ................................................................................................ 1

1 Objetivo ........................................................................................................ 11.1 Método ................................................................................................... 2

1.1.1 O conceito do funcionalismo por equivalência ...................... 31.1.1.1 As sete funções do funcionalismo por equivalência ........ 4

1.2 Justificativas para o estudo do direito autoral na perspectivacomparada ................................................................................................ 6

1.3 O debate sobre o funcionalismo: the convergence approach v. non-convergence approach ................................................................. 7

1.4 Alguns problemas inerentes ao método jurídico comparativo ............................................................................................. 10

1.5 O ponto de partida: o caso Feist .......................................................... 121.6 O papel das críticas e o estudo de casos ............................................. 15

Capítulo 2AUTORIA – O QUANTUM DE CRIATIVIDADE NO DIREITO COMPARADO .............................................................................. 212 A dificuldade da tarefa .................................................................................. 21

2.1 Alguns casos estranhos ........................................................................ 212.2 A teoria de Steven S. Kan para a identificação do autor

e do inventor ........................................................................................ 23

XXII

2.3 Jane Ginsburg e a atribuição do critério de autoria ...................... 272.4 Noções introdutórias sobre o conceito de autoria na

Convenção de Berna ........................................................................... 272.5 Direito comparado .............................................................................. 31

2.5.1 Conflito da jurisprudência norte-americana sob a definição de autoria: as três regras de Russ Versteeg e suas possíveis relações com a doutrina italiana e francesa ............ 31

2.5.1.1 Coautoria nos Estados unidos ............................................. 312.5.1.1.1 O primeiro grupo de casos: a vertente

Marshall-Goldstein ......................................................... 312.5.1.1.2 O segundo grupo de casos: a vertente de minimis

de Nimmer ....................................................................... 342.5.1.1.3 O terceiro grupo de casos: a vertente Versteeg-

Ginsburg ........................................................................... 352.5.1.2 Coautoria na Itália: diferenças e semelhanças com

o conceito norte-americano .................................................. 362.5.1.3 Coautoria na França: semelhanças e diferenças em

relação aos Estados Unidos e à Itália ................................ 372.5.1.4 Coautoria no Brasil: semelhanças e diferenças em

relação aos Estados Unidos, Itália e França ...................... 412.5.2. Doutrina do suor da testa (sweat of the brow) versus

doutrina da criatividade (creativity doctrine): o standard não prático/arbitrário imaginativo ........................................... 43

2.5.2.1 Sweat of the brow doctrine .................................................... 442.5.2.2 Creativity doctrine ................................................................. 452.5.2.3 O conflito entre as duas doutrinas ..................................... 452.5.2.4 A decisão da Suprema Corte do Canadá: o caso CHH .. 46

2.5.3 Brasil: doutrina da criatividade ou suor da testa? O art. 2(5), da Convenção de Berna e art. 10 (2) do TRIPs – aproximação com o direito francês e o significado de kleine Münze para os alemães e minima attività creativa para os italianos... ambos muito similares ao direito norte-americano? .......................... 49

2.5.3.1 O art. 2(5) da Convenção de Berna, o art. 10 (2) do TRIPs e os arts.7, XIII(2), e 87 da Lei n.º 9.610/98. ........ 49

2.5.3.2 A influência do direito francês (droit d’auteur): originalidade absoluta e relativa (originalité absolue et relative) – o esforço criador (effort créateur) ................ 51

2.5.3.3 A noção germânica e italiana de originalidade: pequena mudança (kleine Münze) e mínima atividade criativa (minima attività creativa) .................................................... 57

XXIII

2.5.3.4 A doutrina brasileira .............................................................. 622.5.3.5 A doutrina do fato amaciado ou criado (created fact

and soft fact doctrine) ............................................................ 662.5.3.6 A reviravolta na União Europeia: a Diretiva

Comunitária No 96/9, OJ. L. 77/20 (1996), do Conselho Europeu: a criação de um regime sui generis para a proteção das bases de dados: mais suor do que criatividade? O retorno da sweat equity e o adeus ao sweat of the brow britânico ............................................. 66

2.5.3.7 Mesmo assim... a exceção da doutrina spin-off à proteção sui generis ................................................................ 68

2.5.4 Standards da criatividade: o teste da inevitabilidade prática (pratical inevitability test) – a distinção entre funcionalidade e criatividade (functionality/creativity distinction) e o quantum de minimis de criatividade no direito norte-americano ............................................................... 70

2.5.4.1 O teste da inevitabilidade prática ........................................ 702.5.4.2 Combinação de simples formas geométricas caídas em

domínio público ..................................................................... 722.5.4.3 Combinação de simples formas com textos caídas em

domínio público ..................................................................... 732.5.4.4 Modificação de formatos e cores de letras caídas em

domínio público ..................................................................... 742.5.4.5 Originalidade v. criatividade: a insuficiência do critério

da originalidade – a Suprema Corte Norte-Americana e Suprema Corte Francesa (núcleo funcional) ..................... 75

2.6 Irrelevância da novidade: convergência dos direitos norte-americano, francês e italiano ............................................................. 78

2.6.1 Estados Unidos .............................................................................. 782.6.2 França .............................................................................................. 792.6.3 Itália ................................................................................................. 82

2.7 A exclusão do mérito estético e da liceidade do critério de apreciação da proteção autoral: convergência entre os direitos norte-americano, francês e italiano .................................................. 82

2.7.1 Estados Unidos .............................................................................. 822.7.2 França .............................................................................................. 842.7.3 Itália ................................................................................................. 85

2.8 O problema com a arte pós-moderna e contemporânea: a arte conceitual e os readymades, na maioria das vezes, não se qualificam para a proteção autoral .................................................. 85

2.9 Os critérios para a medição do quantum de criatividade ............ 88

XXIV

2.9.1 Critério I: a pessoa responsável pela composição do trabalho e seu direto desenvolvimento é o autor, ao contrário da pessoa que simplesmente segue ordens para executar o trabalho ....................................................................... 88

2.9.2 Critério II: quanto maior a participação mecânica no processo da obra, mais deve o autor demonstrar que merecea proteção autoral (o exemplo do trabalho fotográfico) ...... 89

2.9.2.1 Estados Unidos ....................................................................... 892.9.2.2 França ....................................................................................... 902.9.2.3 Itália .......................................................................................... 912.9.2.4 Brasil ......................................................................................... 93

2.9.3 Critério III: autoria equivale à originalidade e criatividade .. 93

Capítulo 3O DIREITO DE AUTOR NOS TRABALHOS DE SEGUNDA GERAÇÃO, NA COMPILAÇÃO E NA OBRA COLETIVA: UM ESTUDO COMPARADO ............................................................................... 95

3. Mapas, variações de trabalhos caídos em domínio público (trabalhos derivados) e compilações ....................................................... 953.1 Variações de trabalhos caídos em domínio público: o teste da

variação concreta/abstrata não trivial (concret/abstract non trivial test) e os tipos de criatividade segundo Versteeg: o caso L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder ......................................................... 95

3.1.1 Extraindo do teste da variação concreta/abstrata não trivial(concret/abstract non trivial test) a doutrina da proteção fina (thin protection doctrine) .................................................... 100

3.1.2 Mapas e compilações .................................................................... 1033.1.2.1 Os três tipos de compilação ................................................. 110

3.2 A aproximação das compilações com as obras coletivas. O embate italiano (opera collettiva) v. o embate francês (oeuvre collective) – mais sobre o art. 2(5) da Convenção de Berna e a noção de fusão – a criatividade é ainda o critério ....... 113

3.2.1 O conceito de opera collettiva .................................................... 1133.2.1.1 Aproximação com a Convenção de Berna ........................ 1143.2.1.2 A inovação da lei italiana: seleção + coordenação ........... 1143.2.1.3 O conceito de “relação natural de edição” para os

italianos .................................................................................... 1153.2.2 O conceito de oeuvre collective .................................................. 1193.2.3 Semelhanças e diferenças entre a legislação francesa e a

italiana: a noção de “fusão” ......................................................... 124

XXV

3.2.4 O caso Associação Geral dos Jornalistas Profissionais da Bélgica v. Estação Central – Corte de Apelação de Bruxelas, 28 de outubro (1997). Sobre os direitos dos jornalistas belgas mesmo que seus trabalhos integrem uma obra coletiva ................................................................................... 124

3.2.5 O caso União Francesa de Jornalistas v. SDV Plurimédia – Corte da Grande Instância de Strasbourg, 9 de fevereiro (1998), e o desdobramento posterior das decisões da Suprema Corte Francesa. Sobre o direito dos jornalistas franceses mesmo que seus trabalhos integrem uma obra coletiva ................................................................................... 125

3.2.6 Obra coletiva nos Estados Unidos (collective work): o caso Tasini v. New York Times, Co., Inc. – a decisão da Suprema Corte Norte-Americana sobre a transferência de obras coletivas para base de dados eletrônicas: protegendo o direito dos jornalistas freelance. No mesmo sentido, a decisão do caso Ryan v. Carl Corp ............................................ 127

3.2.7 A decisão sueca da Corte de Stockholm no caso Clas Thor v. Medierkivet (2004) .......................................................... 130

3.2.8 A decisão holandesa no caso Heg. Mulder & Stam v. De Volkskrant (1997) .................................................................... 131

3.2.9 O perigoso rumo do REsp n.º 1.034.103 (2008/0040376-9) – o caso Jorge Luiz Corrêa Santana v. Editora o Dia S/A – e a correta construção do REsp 617130 (2003/0208381-6) – o caso Cláudio Alves Pereira v. J Câmara e Irmão S/A .......... 131

3.2.9.1 O REsp n.º 1.034.103 ............................................................. 1313.2.9.2 O REsp n.º 617130 ................................................................. 136

3.3 Revistas e jornais (compilação + obra coletiva): o art. 36 da Lei n.º 9.610/98 .................................................................................... 138

3.3.1 Proteção enquanto compilação................................................... 1383.3.2 Proteção enquanto obra coletiva ................................................ 141

3.4 Outras reflexões sobre os editores e os autores .............................. 1433.4.1 A Era Lochner de jurisprudência da Suprema Corte

Norte-Americana ............................................................................ 1453.4.2 A queda da Era Lochner comparada com a Inglaterra liberal 1463.4.3 A teoria da justiça contratual e a lei autoral ............................ 148

Capítulo 4OS TESTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA SIMILARIDADE SUBSTANCIAL: ESTABELECENDO OS PASSOS DA DECISÃO JUDICIAL ........................................................................................................... 151

4. Os testes para identificar a similaridade substancial .......................... 151

XXVI

4.1 O teste de abstrações (abstractions test) e o teste dos padrões (pattern test) e suas variações sob a forma doutrina da fusão (merger doctrine) e doutrina das cenas justas (scènes à faire doctrine) ................................................................................................ 153

4.1.1 O teste de abstrações (abstractions test) ..................................... 1534.1.2 O teste de padrões (pattern test) ................................................. 154

4.1.2.1 O caso Nichols v. Universal Pictures Corp: o exemplo de aplicação do teste de abstrações e do teste de padrões 155

4.1.3 A doutrina da fusão (merger doctrine) ..................................... 1574.1.4 A doutrina das cenas justas (scènes à faire doctrine) ............... 159

4.2 O teste extrínseco/intrínseco (extrinsec/intrinsec test) e sua variação na doutrina da proteção fina (thin protection doctrine), no teste do observador médio (average lay observer test), no teste da audiência (audience test) e no teste do conceito e percepção total (FCT test) ............................... 163

4.2.1 A doutrina da proteção fina (thin protection doctrine) ......... 1644.2.2 O teste da audiência (audience teste) ......................................... 165

4.2.2.1 O caso Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. e o teste da audiência ............................................................. 167

4.2.3 O teste da percepção e conceito total (Total Concept and Feel Test) .......................................................................................... 169

4.3 Modelo proposto de passos da decisão judicial para a determinação ou não da violação autoral ...................................... 171

4.4 Aprofundamento do modelo no debate constitucional do direito de autor e a liberdade de expressão .................................... 174

4.5 A polêmica com o teste da audiência e sua adequação nos Estados Unidos: o caso da música e a análise de Schenkerian ... 183

4.6 Itália ........................................................................................................ 1874.7 França ..................................................................................................... 188

Capítulo 5O PROCESSO DE MATERIALIZAÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL – UM ESTUDO COMPARADO .................................... 189

5 Necessidade de percepção sensorial de uma obra ................................. 1895.1 Corpus mechanicum x corpus intrinsecum ..................................... 1925.2 Processo de materialização da forma ............................................... 1955.3 Forma sensível na legislação brasileira ............................................. 1965.4 Regra aberta da Convenção de Berna sobre a fixação: art. 2(2) .. 1995.5 Dimensão estética espacial, temporal e mista ................................. 200

Capítulo 6DIREITO DE AUTOR E O SOFTWARE – UM ESTUDO COMPARADO .................................................................................................. 203

XXVII

6 Softwares: Convenção de Berna e o TRIPs ............................................ 2036.1 Funcionalidade versus literalidade.................................................... 208

6.1.1 A linguagem do computador ...................................................... 2096.1.2 Elementos literais e não literais do código-objeto e

código-fonte ................................................................................... 2106.1.3 Código-fonte .................................................................................. 211

6.2 As cortes australianas .......................................................................... 2126.3 As cortes americanas ............................................................................ 2136.4 Teoria da fusão (merger doctrine) e “teoria da escolha” francesa

ou da multiplicidade das formas, a Diretiva do Conselho Europeu 91/250/EC e o standard kleine Münze na Alemanha . 217

6.4.1 – O art. 6º, inc. III, da Lei n.º 9.609/98 .................................... 2206.5 Os três testes do Juiz Learned Hand ................................................ 2226.6 A abordagem mais liberal ................................................................... 2246.7 A rejeição do caso Whelan pelo Second Circuit: o abstraction,

filtration and comparison test ............................................................ 2276.8 Entendimento com relação aos elementos específicos do

software ................................................................................................. 2296.8.1 Screen display ................................................................................. 2296.8.2 User Interface ................................................................................. 231

6.9 As Cortes japonesas: programu Chosakubutso ............................... 2336.10 Dois casos brasileiros: Digsan e Engesoft Informática Ltda.

v. Millenium Informática et alii e Gerpos Sistemas Ltda. et alii v. Expert Informática Ltda. ............................................... 235

6.11 A questão da interoperabilidade na legislação italiana, francesa e norte-americana: evitando a “clonagem”, mas sempre levando em consideração a thin protection doctrine .. 239

6.12 Algumas críticas ao posicionamento de Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Dennis Barbosa .......................................... 244

Capítulo 7O DIREITO DE AUTOR E O DESIGN – UM ESTUDO COMPARADO .................................................................................................. 251

7 Design e o copyright nos Estados Unidos .............................................. 2517.1 O movimento funcionalista e a arte ................................................ 2567.2 O design e o droit d’auteur, a regra do art. 2(7) da Convenção

de Berna................................................................................................. 2577.3 O design e o direito de autor alemão ............................................... 2617.4 O design e o diritto d’autore .............................................................. 2627.5 A regulamentação comunitária da União Europeia no

6/2002/EC, 2002, Q.J. (l003) .............................................................. 266

XXVIII

7.5.1 Novidade ......................................................................................... 2687.5.2 Caráter individual ......................................................................... 2687.5.3 Visibilidade ..................................................................................... 269

7.5.3.1 Exceção de interconexão ....................................................... 2697.5.4 Limitações ....................................................................................... 2707.5.5 Dupla cumulação .......................................................................... 270

7.6 O design e copyright no Reino Unido: diferenças entre o UDR e o CUDR .................................................................................. 271

7.6.1 Antes ................................................................................................ 2717.6.2 Depois ............................................................................................. 2727.6.3 Diferenças ....................................................................................... 273

7.7 Design e o copyright na Nova Zelândia........................................... 2757.8 Dois casos brasileiros: Matta v. Talento Joias Ltda. e Lages

v. Lavish Importação e Exportação Ltda. ....................................... 276

Capítulo 8O DIREITO DE AUTOR E A ARQUITETURA – UM ESTUDO COMPARADO .................................................................................................. 279

8 Considerações iniciais ................................................................................ 2798.1 A Convenção de Berna e a obra de Arquitetura ............................ 281

8.1.1 A ampliação do escopo de proteção pela Convenção de Berna: o que pode ser protegido pelo direito autoral ............ 283

8.2 Separando a escultura da arquitetura: o caso Leiscester v. Warner Brothers – a controvérsia com a chamada “bright line rule” . 284

8.3 Arquitetura: patente ou direito de autor? ........................................ 2888.4 O menor requisito de funcionalidade nos trabalhos de

arquitetura: a solução dada à questão pelos Estados Unidos, Itália e França – a proteção subsiste mesmo em face de características utilitárias? .................................................................... 289

8.4.1 Estados Unidos .............................................................................. 2898.4.2 Itália, França e Estados Unidos: relações .................................. 2928.4.3 Análise dos casos da era pós-AWCPA: reflexos e

consequências ................................................................................. 2938.4.4 Abordagem metodológica de Raleigh Newsam: extraindo

os elementos não protegidos por meio do estudo do processo de construção do trabalho de arquitetura (the design process) ................................................................................. 295

8.4.4.1 A fase de análise e de síntese ................................................ 2958.4.4.2 A fase de análise ...................................................................... 2958.4.4.3 A fase de síntese ...................................................................... 296

8.4.4.3.1 A fase do conceito ........................................................... 296

XXIX

8.4.4.3.2 Fase de refinamento......................................................... 2968.4.4.3.3 Fase de documentação técnica ....................................... 2978.4.4.3.4 O teste final....................................................................... 297

8.4.5 Outros testes para a definição da proteção autoral ................ 2988.4.5.1 Dual functions test .................................................................. 2988.4.5.2 Compelled by use test ............................................................. 2988.4.5.3 Scaglione’s three part test ....................................................... 299

8.5 A estranha relação entre o arquiteto e o proprietário ................... 2998.5.1 Estados Unidos .............................................................................. 2998.5.2 Itália ................................................................................................. 3008.5.3 França .............................................................................................. 3018.5.4 Brasil ................................................................................................ 302

8.6 A limitação dos direitos de exploração econômica do arquiteto:o problema entre o bidimensional e o tridimensional nos Estados Unidos, na França e no Brasil ........................................... 303

8.6.1 Estados Unidos .............................................................................. 3038.6.2 França .............................................................................................. 3068.6.3 O problema da exceção bidimensional com a Convenção

de Berna: uma violação ao art. 2(1)? Análise no direito brasileiro e norte-americano ........................................................ 307

Capítulo 9A PROTEÇÃO JURÍDICA DA IDEIA NOS INSTITUTOS DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DA CULPA IN CONTRAHENDO – UM ESTUDO COMPARADO .............................. 311

9 Apontamentos ............................................................................................. 3119.1 A teoria da propriedade ...................................................................... 3139.2 Teoria do contrato expresso ............................................................... 3149.3 Teoria do contrato implicado nos fatos .......................................... 3149.4 A Teoria da relação confidencial ...................................................... 3159.5 Enriquecimento sem causa ................................................................. 3159.6 Culpa in contrahendo .......................................................................... 323

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 327

XXXI

Leonardo Machado Pontes vem preencher uma lacuna na doutrina brasi-leira1 quando discorre, com amplitude e profundidade, sobre um dos temas fun-damentais no terreno do direito de autor: a dicotomia ideia/forma de expressão, ou seja, o surgimento da obra intelectual protegida.

E o faz com inegável lucidez e maestria pela via didática do direito compara-do, com criteriosa ênfase na construção jurisprudencial da matéria, demonstrando, com clareza, o despertar – ainda que tardio2 – do regime jurídico norte-americano que, após a filiação à União de Berna, esta com forte influência da Europa Con-tinental, iniciou, afinal, a sua gradativa aproximação rumo ao sistema subjetivo (focado na proteção do autor) e consciente afastamento do sistema objetivo (voltado para a obra intelectual), próprio ao direito consuetudinário anglo-americano.

E as escolhas do autor, em seu rigor científico, indicaram, claramente, o seu interesse em refletir sobre o novo, mas com o crivo exegético extraído da doutrina e da casuística selecionadas criteriosamente a partir, principalmente, dos regimes jurídicos francês, italiano, norte-americano e brasileiro.

1 Cabe a ressalva, entretanto, de obras emblemáticas que trataram do tema no Brasil, como a antológica “Criador da Obra Intelectual” de Antonio Chaves (São Paulo, LTR, 1995), devida-mente citada na presente obra.

2 Os EUA somente se tornaram signatários da Convenção de Berna em 1989, mais de um século depois de sua realização (em 1886). Leonardo Machado Pontes destaca, na presente obra, o caso “Feist” (Feist Publication Inc.) julgado pela Suprema Corte Norte-Americana, em 1991, como o rompimento dos EUA com a tradição do “common law”. O Brasil, por exem-plo, já havia aderido ao regime unionista em 1922, pioneiramente no âmbito do continente americano.

Prefácio

XXXII

Se pudéssemos sintetizar a tônica desse mister, poderíamos concluir que se trata de um arguto corte vertical na horizontalidade das Cortes relevantes.

Da mesma forma a pertinência das obras intelectuais identificadas e retira-das cuidadosamente do leito comum dos conceitos e princípios gerais para uma individualizada e minudente análise no âmbito do direito comparado contem-porâneo: o projeto arquitetônico, a obra de design e programa de computador (software).

E, sem dúvida, o tema é fascinante: como delimitar – em relação a essas e, também, todas às demais obras intelectuais – a linha fronteiriça que separa a ideia da sua expressão e, com isso, retirar um bem não apropriável, que deve circular livremente3, para a esfera exclusiva de titularidade de seu autor?

O célebre jurista francês Henry Desbois, como já tive oportunidade de destacar4, ensina que “a forma, sob a qual a idéia é apresentada, confere uma exclusividade, uma condição de ser original.”5

E sobre a distinção que deve haver, no campo do direito de autor, entre novidade e originalidade prossegue Desbois, com um exemplo esclarecedor:

Há dois pintores, que sem estar combinados e sem apoio mútuo, fixam um depois do outro, sobre suas telas, a mesma paisagem, dentro da mesma perspectiva e sob a mesma claridade. A segunda dessas paisagens não é nova no sentido objetivo da pala-vra, já que, por hipótese, a primeira teve por tema a mesma paisagem. Mas a ausência de novidade não coloca obstáculo à constatação da originalidade: os dois pintores, efetivamente, desenvolveram uma atividade criativa, tanto um como outro, tratando, independentemente, o mesmo tema. Pouco importa que, se eles pertencem à mesma escola (estilo), que suas respectivas telas apresentem semelhanças entre si. Ambas se constituirão obras absolutamente originais.6

Nesse campo, Leonardo Machado Pontes destaca, com precisão7, no regime jurídico italiano, significativa decisão da Corte de Roma: “a individualidade da representação se identifica na capacidade de sentir e de exprimir de modo pessoal um sentimento, uma idéia, um fato ou qualquer aspecto da vida.”8

3 Adverte Claude Colombet na sua obra “Grands Principes de Droit d’Auteur et des Droits Voisins dans le Monde” (Unesco, Paris, 1990) que “A idéia como elemento conceitual não é objeto de apropriação do direito de autor, já que seria perigoso que uma pessoa se tornasse proprietária de suas idéias”. Nesse sentido, a lei brasileira vigente para a matéria (Lei 9610/98) é categórica ao estipular que as ideias não são objeto de proteção como direitos autorais (art. 8º, I).

4 em “Direito Autoral no Brasil”. 2ª ed., São Paulo: Editor FTD, 2008, p. 89/90.5 em “Le Droit d’Auteur em France”. 2ª ed., Paris: Dalloz, 1966, p. 4.6 obra citada p. 5.7 em 2.5.3.3 – A noção germânica e italiana de originalidade: pequena mudança (kleine Münze)

e mínima atividade criativa (mínima attività creativa).8 Trib. Roma, 27 abril 1981, in Giust civ., 1981, I, p. 2761. Nesse caminho ressalta, também,

Leonardo Machado Pontes a decisão de 2004 da Suprema Corte Italiana que concluiu que

XXXIII

Apresenta, também, eloquente posicionamento das Cortes norte-americanas na diferenciação dos conceitos – muitas vezes confundidos – de originalidade e criatividade, que classifica como “duas pedras de toque de todo o sistema”9: “O sentido de originalidade, assim, é associado pelas cortes como o trabalho que é independentemente criado pelo autor, no sentido de que não seja cópia de outro trabalho. Criatividade, por sua vez, é identificada como a manifestação quo inte-lecto, que representa a distintividade do mesmo.”10

E a sabedoria do direito comparado trazida na presente obra nos traz o con-traponto da escrita objetiva do doutrinador norte-americano, a que acabamos de nos referir, com a não menos significativa lição do doutrinador francês – aliada à genialidade do filósofo alemão – sobre o mesmo tema (a criação intelectual):

É o triunfo da vida sobre a morte, da sanidade sobre a loucura. As contradições pré-vias que habitam o contexto da criação, ou seja, seu mundo interno, vão se resolvendo no andamento do processo. É assim que o sinistro se transforma no maravilhoso, o conteúdo e a forma em sua síntese recriam uma nova estrutura... podemos terminar um momento dessa espiral com um pensamento de Heidegger acerca do sinistro que acompanha a solidão: quando o sinistro se aproxima de modo inamistoso e perigoso, busca-se proteção e amparo ali onde se costuma ter paz, e nessa morada costumeira temos o máximo de amparo espacial. Assim, o criador consegue resolver a solidão que poderia paralisá-lo e transcende.11

E essa é a base de todo o sistema, que se abre e se projeta como elemento fundamental ao inesgotável processo evolutivo da civilização. Nas palavras de Hildebrando Pontes:

A criação artística, além de seu intrínseco valor humano, é meio constante de agregar valor econômico, forma permanente de gerar riquezas voltadas para beneficiar a socie-dade como um todo. Por isso mesmo, é preciso defender a criação e o criador como condição de sustentação do processo cultural do país, sem o que ele estará fadado ao aviltamento e ao empobrecimento constantes.12

Enfim, este prefácio se vale principalmente de pequenos – mas preciosos – fragmentos pinçados do contexto da obra marcante de estreia de um jovem

“o conceito jurídico de criatividade não se confunde com aquele de criação, originalidade e novidade absoluta, mas se refere à expressão individual e pessoal... é suficiente a sustentação de um ato criativo, embora mínimo, suscetível de concretização no mundo exterior”.

9 25.4.5. – Originalidade v. criatividade: a insuficiência do critério da originalidade – a Suprema Corte Norte-Americana e Suprema Corte Francesa (Núcleo Funcional).

10 BOYD, Steven S. Deriving originality in derivative works: considering the quantum of original-ity to attain copyright protection in a derivative work. Santa Clara Law Review, Santa Clara, v. 40, p. 336, 1999-2000.

11 Rivière Pichon, 1999, p. 20-22 citado por Leonardo Machado Pontes em “5. Necessidade de percepção sensorial de uma obra”.

12 em “Os Contratos de Cessão de Direitos Autorais e as Licenças Virtuais Creatives Commons”, 2ª ed., Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2001, p. 150.

XXXIV

autoralista que já demonstra a sua grande inquietação e acuidade científica e sua capacidade pedagógica de compilar conhecimento com reflexões próprias e conclusões judiciosas e seguras. E nos faz seguir adiante.

Parabéns a Leonardo Machado Pontes por uma obra que, no meu entender, já pode ser considerada como um dos clássicos para o direito de autor contem-porâneo.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTOAdvogado

Presidente da Associação Brasileira de Direito de AutorEx-presidente do Conselho Nacional de Direito Autoral

Doutor em Direito Civil pela USP